通常特許における出願履歴によるクレーム範囲の限定（Prosecution History Estoppel）は知っている方も多いと思いますが、デサイン特許におけるProsecution History Estoppelはどうでしょうか？
出願履歴によるクレーム範囲の限定（Prosecution History Estoppel）とは？
特許の審査中のクレーム補正や主張など、出願人が起こした行動や言動によって、権利化されたクレームの範囲が限定されてしまうこと。権利化される際には見落とされがちですが、いざ権利行使する際に、問題になる場合があります。
デサイン特許におけるProsecution History Estoppelの適用
デザイン特許においてもProsecution History Estoppelが適用される場合がありますが適用基準がはっきりしない場合があります。今回、CAFCはAdvantek Marketing, Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co.において、デサイン特許に対して地裁においてはProsecution History Estoppelが適用されましたが、CAFCで覆ったので、このケースを詳しく見ていきましょう。
背景
Advantekが U.S. Design Patent No. D715,006 (D’006特許)の出願中、特許庁は (1) a portable animal kennel without a coverと (2) a portable animal kennel with a coverは独立した発明だと判断し、Advantekにどちらかを選ぶよう命じました。その結果、Advantekは（１）を選択。
デザイン特許の成立後、AdvantekはWalk-Longを地裁で訴えます。しかし、地裁は、Prosecution History Estoppelにより、D’006特許には (2) a portable animal kennel with a coverに対する保護が含まれていないため、Walk-Longのanimal kennel with a coverは非侵害だと判決。地裁は、Prosecution History Estoppelの適用を考慮する際に、２０１４年のCAFC判例Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLCを引用し、デザイン特許のprosecution history estoppelは、(1) 放棄があったか（whether there was a surrender）、(2) 放棄は特許性のためにおこなわれたものか（whether it was for reasons of patentability）と (3) 侵害が疑われているデザインはその放棄の範囲に含まれるか（whether the accused design is within the scope of the surrender）を考慮する必要があるとしました。
しかし、CAFCは地裁の判決を覆します。CAFCは、Advantek が出願中に一部のクレーム範囲を放棄したかどうかは問題ではなく（つまり、 Prosecution History Estoppelは適切ではない）、Walk-Longの製品はカバーがついている、ついていないに関わらず、D’006特許で守られている構造デザインを要しているかが重要であるとしました。このような判断により、CAFCはD’006特許に対してProsecution History Estoppelは適用されないとし、ケースを地裁に 差し戻し ました。
まとめ
このケースから、デザイン特許に対するProsecution History Estoppelは、出願経緯や侵害品の特徴などで適用の有無が変わってくることがわかりました。デザイン特許を出願する場合は、デザインの特徴的なコアの部分を保護できればいいと思いますが、出願中に保護部分の選択を求められた場合、後のProsecution History Estoppelの影響を考え、選択しなかった部分の保護も分割出願等で、保護をすることをおすすめします。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Christina Sperry. Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo PC （元記事を見る）
