これからのデザイン特許侵害は「製造品」の特定が鍵になる

米国最高裁は、2016 年、Samsung Electronics v. Apple,において、 デザイン特許侵害の賠 償金を消費者に届けられる最終製品ではなく、場合によっては、製品のパーツに限定し て計算してもよいとした。

Design Patent (デザイン特許、意匠特許) — 通常の特許(utility patent)とは違 い、物の見た目(デザイン)に関わる発明を保護するもの。特許番号の先頭に “DE”が付く。35 U.S. Code § 171

この最高裁の判決以前の、デザイン特許侵害に関わる損害賠償は製品全体の販売に基づく利益だった。

しかし、最高裁はデザイン特許侵害の損害賠償に関わる法律 35 U.S.C. § 289 に書かれ ている“article of manufacture”(製造品) の解釈を製品全体ではなく、場合によって は製品のパーツに限定してもよいとした。

この最高裁の解釈をふまえて、今後はデザイン特許侵害の賠償金を決める際、該当する “article of manufacture” (製造品) を特定する必要がある。

この Samsung Electronics v. Apple では、対象デザイン特許はスマートフォンのスクリー ンの見た目という一部分に関するものであるのに、賠償金をスマートフォン全体の販売 に基づく利益とすると不当に大きな賠償金になってしまうという問題を浮き彫りにし た。

今後、判例等と通して、article of manufacture ”(製造品) を特定するルールが作られていくと思われる

個人的には、ベースになる「製造品」次第で、賠償金の金額が大きく変わることが予想されるので、今後のデザイン特許訴訟では、何が「製造品」になるのかが大きな争点の1つになってくると思う。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: JAMES WODARSKI, PATRICK T. DRISCOLL AND MATTHEW A. KARAMBELAS. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. (元記事を見る

OLCの米国知財ニュースレター

最新まとめ記事を
毎週メールボックスにお届け

登録すると、週1回、最新まとめ記事の概要とお知らせを受け取ることができます。

コメントする

追加記事

arrows-go-up
再審査
野口 剛史

IPR/PGR情報:クレーム補正が認められやすくなってきた

通常、 PTAB における IPR や PGR の手続きにおいて、クレーム補正をするのは困難でした。しかし、最近の統計データから、今年の2月ごろから、 PTAB におけるクレーム補正が認められやすくなったことがわかりました。 まだ、明確な変化を断言できるだけの時間は経っていませんが、特許権者としては、IPR/PGRにおけるクレーム補正を戦略を立てる際に考慮するべきです。

Read More »