商標

複雑な要因を総合的に判断する商標における混同の恐れの分析

03/04/2024

アメリカにおける商標における混同の恐れの分析は13もの要因を考慮するデュポン・ファクターと事実を照らし合わせることによって総合的に判断されます。これらの分析は複雑になることもあります。今回はCAFCが、取消訴訟における商標審判部（TTAB）の混同の恐れの分析の誤りについて指摘した判例を参考に、混同の恐れを判断する上で重要なポイントを整理してみます。

判例：Naterra International, Inc. v. Samah Bensalem, Case No. 22-1872 (Fed. Cir. Feb. 15, 2024)

商標の混同の恐れを決めるデュポン・ファクター

商標におけるデュポン・ファクター（Dupont Factors）とは、アメリカにおける商標の混同の恐れを判断する際に考慮される一連の基準です。これらの要因は、商標の審査や訴訟で、二つの商標が消費者に混同を招く可能性があるかどうかを評価するために用いられます。デュポン・ファクターという名前は、In re E. I. du Pont de Nemours & Co.（デュポン事件）という1973年の判例に由来しており、以下のような要素を含みます：

商標が全体として見た場合の外観、音、含意、および商業的印象における類似性または相違性。
出願または登録に記載されている商品またはサービスの類似性または相違性およびその性質、または以前の商標が使用されている関連性。
確立されており、継続すると見込まれる販売チャネルの類似性または相違性。
販売される条件および購入者、つまり衝動的か慎重で洗練された購入。
以前の商標の知名度（販売、広告、使用期間）。
類似した商品に使用されている類似の商標の数と性質。
実際に発生した混同の性質および範囲。
実際の混同の証拠がない状態での並行使用が行われてきた期間および条件。
商標が使用されているまたは使用されていない商品の種類（ハウスマーク、”ファミリー”マーク、製品マーク）。
出願人と以前の商標の所有者との間の市場での接点：(a) 登録または使用への単なる「同意」、(b) 混同を防ぐために設計された契約条項、(c) 商標、出願、登録および関連ビジネスの営業権の譲渡、(d) 以前の商標の所有者および/または出願人に帰属する遅延と禁反言。
出願人が自己の商品において他人の使用を排除する権利の範囲。
潜在的な混同の範囲、つまり、微小かまたは重大か。
使用の効果を証明するその他の確立された事実。

これらの要因は全てが一律に適用されるわけではなく、ケースによって重視される要因が異なる場合があります。商標の混同可能性を評価する際には、これらの複数の要因を総合的に考慮し、個々の事情に応じて判断されます。

事実背景とTTABにおけるデュポン・ファクターの結論

2020年、Naterra Internationalは、化粧水やベビーシャンプーなどの乳児用トイレタリー製品に関連して使用されるBABY MAGICに関するNaterraの複数の登録との混同の恐れに基づき、「疝痛やガスを治療し、赤ちゃんの寝つきをよくする赤ちゃん用の薬用茶」に関連して使用されるBABIES’ MAGIC TEAに関するSamah Bensalemの登録を取り消すよう申し立てました。しかし、TTABは、Naterra社が混同の恐れを証明できなかったと判断し、Naterra社の申し立てを却下しました。意見書で、TTABはDuPontの混同の恐れの第1要因（標章の類似性）は混同の可能性を支持するものであったものの、第2要因（商品の類似性）と第3要因（確立された取引チャネルの類似性）はそうではなく、NaterraのBABY MAGIC商標は第5要因（先行商標の知名度）の「中間に位置する」と判断しました。PTABは、第4要素（購入条件）、第6要素（類似商品に使用されている類似商標の数と性質）、第8要素（実際の混同の証拠がない同時使用の期間の長さと条件）、第10要素（出願人と先行商標の所有者との間の市場接点）および第12要素（潜在的混同の程度）は中立であると判断しました。

Naterra社は控訴。Naterraは、「商品の類似性および性質（DuPontの第2要因）および取引経路（DuPontの第3要因）が混同の恐れを不利にするとしたTTABの認定を実質的な証拠は支持しない」と主張し、また、TTABはDuPontの第1要因（標章の類似性）および第5要因（先行商標の著名性）を適切に衡量していないと主張しました。

デュポン・ファクターの第2要因（商品の関連性）

TTABは、他のいわゆる「アンブレラ」ベビーブランドが乳児用スキンケア製品と摂取可能な製品の両方を提供しているというNaterraの専門家証言を「基礎的証拠に裏付けられていない」として却下しました。しかし、CAFCはこれに同意せず、「第三者企業が両方のタイプの商品を販売しているという証言は、商品の関連性に適切である」と述べました。それにもかかわらず、CAFCは、TTABが他の理由で専門家の証言を却下したのかどうかを判断できなかったため、この点に関する分析をさらに検討し、説明するために本件を差し戻しました。

デュポン・ファクターの第3要因 (取引チャネルの類似性)

TTABは、「取引経路が同一であると結論付ける」ために必要な「説得力のある証拠」を欠いているとして、第3の要素が混同の恐れを否定するものであると判断しました。しかし、CAFCは、Bensalem社が両当事者の商品が類似の商流で販売されていることを認めたという関連証拠を取り上げなかったことは、TTABの誤りであると判断しました。また、CAFCは、Bensalem社が「その決定において、取引チャネルに類似性がないことを示す証拠を特定していない」と指摘しました。

デュポン・ファクターの第1要素 (標章の類似性)

Naterra社は控訴審で、両商標が「非類似よりも類似している」とするTTABが認定したことから、混同の恐れを重視すべきであったと主張しました。CAFCは、Detroit Athleticでの判例を引用し、これに同意しました。同判決は、今回のように、商標の支配的な部分が類似しており、残りの部分が出所識別機能を有しない場合、商標の類似性は「混同分析において大きな重みを持つ」と判示していました。

デュポン・ファクターの第5要素 (先行商標の知名度)

Naterra社は、BABY MAGIC商標の知名度に関するTTABの調査結果に異議を唱えませんでした。その代わりに、第1要因に関する異議申立と同様に、Naterra社は、TTABがその分析において名声を十分に重視しなかったことが誤りであると主張しました。この要素について、CAFCは、TTABがBABY MAGICを著名とは認めず、「概念的にやや弱い」とし、「著名であることはもちろん、商業的に強い」ともしなかったと指摘しました。従って、CAFCは、BABY MAGICの分析においてこの要素を重視しなかったTTABに誤りはなかったと判断しました。