数値範囲の限定をクレームする際の注意点

特許クレームで特定の要素の数値範囲を限定する場合、上限・下限の設定を行い、その範囲のすべてにおいて明細書内で実施を可能にしていなければ特許が無効になる可能性があります。

米国国際貿易委員会(ITC)の最近の仮決定（initial determination）では、引用されたゲートピッチおよび幅の範囲 (例えば、「約[X]ナノメートル以下またはそれ以下」) の下限がない半導体チップに向けられたクレームは、35 U.S.C.第112条の下では有効ではないと判断されました。具体的には、通常の技術を有する者が、過度の実験を行わずに、クレームの全範囲、特に暗唱された範囲の低い境界では、実践することができないと判断しました。

判例：Certain Integrated Circuits & Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-1148 (U.S.I.T.C. May 22, 2020) (ALJ Elliot)

2018年12月、原告のTela Innovations, Inc.は、Acer、Asus Computer、Intel、Lenovo、Micro-Starを含む様々な半導体企業（以下、「被申立人」）に対して、ゲート構造を有する半導体チップに関するTelaの特許5件を侵害する製品を輸入したとして、ITCに提訴しました。2020年5月22日、証拠開示審理の後、行政法判事（ALJ）Cameron Elliotは、米国特許第10,141,334号（以下、「334特許」）のクレームは、クレームされたサイズ範囲のローエンドでチップを製造するために過度な実験（undue experimentation）を必要とするため、有効ではないとの最初の決定を下しました。

35 U.S.C.第112条(a)項、又はAIA以前の第112条(a)項、¶ 1に基づき、有効な特許は、クレームされた発明の「製造及び使用の方法及びプロセス」を記載しなければならないとしています。クレームは、明細書が「技術に熟練した者が、過度な実験をせずにクレームされた発明の全範囲を製造し、使用する方法」を教示している場合には、十分に有効です。

連邦巡回控訴裁は、実施可能性を評価する際に考慮すべき一連の要素を明確にしています。

1. 必要な実験の量、
2. 提示された指示や指導の量、
3. 実施例の有無、
4. 発明の性質、
5. 先行技術の状態、
6. 当業者の相対的な熟練度、
7. 技術の予測可能性または予測不可能性、
8. 特許請求の範囲の広さ、など。

In re Wands, 585 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988)。

ALJは、クレームの「完全な範囲」を決定するために、クレームの構成から始めました。クレームには、半導体チップのゲートピッチと幅の大きさの特徴の範囲が記載されており、具体的には、「ゲートピッチが約193ナノメートル以下」と「幅が約45ナノメートル以下」であるという開示がありました。しかし、被申立人らは、「ゲート幅やピッチが最終的にどの程度小さくなるかには、物理的な限界がある(まだ知られていない)」と指摘しました。ALJによると、当事者は「ゲートピッチ」は約40ナノメートルから193ナノメートルの範囲と解釈すべきであると合意。しかし、「ゲート幅」に関しては、その下限については当事者間で合意が得られませんでした。Telaの専門家であるHook博士は、7ナノメートルが主張された範囲内であると証言し、彼の証言は通常の熟練者の知識に基づいた権威あるものであると当事者は合意したため、ALJは「ゲート幅」を約7ナノメートルから45ナノメートルの範囲と解釈しました。

その後、ALJは上記Wandsの8つの要素を適用して、クレームされた範囲の完全な範囲が、通常の技術の熟練者(POSITA)にとって可能かどうかを判断しました。まず、ALJは、関連する要因(1)、必要な実験の量、(6)当該技術者の相対的な熟練度に注目しました。Hook博士は、7ナノメートルノードは「今日の製造能力を超えている」と証言し、1つのプロセスノードで集積回路チップの規模を縮小するには、「少なくとも1,000人のエンジニアのフルタイムの努力が必要であり、そのうち95%は博士号を持っており、研究開発費には『数十億ドル』が必要である」と述べました。このような作業は半導体業界では「当たり前のこと」であり、「通常の業務」であるが、ALJは「Wandsの意味での『日常的な』作業とは程遠い」「POSITAの能力をはるかに超えている」と判断しました。

要因(2)に目を向けると、ALJは、提示された指示やガイダンスの量を評価しました。ALJは、’334特許は、チップサイズを縮小するための技術的ハードルを解決するための「プロセスについては何も述べていない」と指摘。特許の標準的な「CMOS」半導体製造プロセスの開示は、チップサイズを縮小する方法について熟練した職人に何のガイダンスも提供していませんでした。ALJによると、明細書は、ゲート幅とピッチを縮小する技術的ハードルは時間の経過とともに克服されることを前提としており、「熟練した職人が本発明の完全な範囲を実践することを妨げる問題を解決する作業を完全に他の誰かに委ねている」”と結論づけました。

(3)実施例の有無、及び(5)先行技術の状態もまた、過度な実験性を認めることに有利な要素でした。334特許の実施例は、クレームされた範囲の下限に関するものではなく、専門家の証言により、クレームされた範囲の下限に関する実施例が存在しないことが確認されました。しかし、要因(4)である発明の性質は、過度な実験との認定にわずかに不利な影響を与えました。ALJは、クレームされた範囲は「発明の中心」ではなく、「直線的な特徴を持つ様々なチップ層の組み合わせ」であり、それらの特徴の大きさとは対照的であると指摘しました。

次に、ALJは、集積回路は平均して2年に1回面積が半分になるというムーアの法則の概念に基づいて、要因(7)である技術の予測可能性は、過度な実験に不利であると判断しました。最後に、(8)の要素である特許請求の範囲の幅広さは、発明の時点ではもちろん、審決の時点でさえも製造・使用可能なものを超えた低い範囲のゲート幅とピッチ範囲を含んでいたため、実施可能性の認定に不利な要素となりました。

ALJは、このようにWandsの要因を考慮した結果、特許明細書に記載されている実施可能性の範囲の広さは、特許請求の範囲に見合ったものではないと判断しました。その結果、334特許は、実施可能性の欠如を理由に無効であると判断されました。

実践のヒント：特許権者は、範囲に関するクレームを作成する際に特に注意すべきであり、特許明細書がクレームされた範囲の完全な範囲を可能にしていることを確認する必要があります。これは、上限のないオープンエンドの範囲だけでなく、今回の調査で見られたように、ゼロまでの範囲にも適用されます。ＰＯＳＩＴＡは、発明の時点で、請求された範囲の完全な範囲を作成し、使用することができなければいけません。

解説

今回の判例は当然の結果かもしれません。しかし、ITCにおける訴訟になりALJによる仮判決（initial determination）まで行ったということは、この特許が無効になるまで当事者は1年以上の期間と数百万ドルの訴訟費用を費やしたことになります。

特許クレームで特定の数値範囲を限定する場合、上限と下限を設けましょう。独立クレームではどちらかがない文言でもいいですが、従属クレームで欠けている上限・下限の補足を行いましょう。また、従属クレームを用いて段階的に複数の数値範囲を特定する方法も有効です。

また、明細書内の開示も大事です。特許明細書がクレームされた範囲において、実施を可能にしていなければなりません。明細書で開示されている範囲以上のものがクレームされていた場合、実施可能性の欠如を理由に無効であると判断される危険性があります。

また、訴訟において実施可能かどうかを評価する際、Wandsに書かれている8つもの要素を考慮する必要がります。上記の判例を見てもわかるように、この評価には膨大な情報と時間、そしてお金がかかります。

ちなみに、クレームの実施可能性の問題は、特許法112条に関わる問題のため、IPRでは審議できません。この問題を取り扱える管轄は、連邦地裁かITCです。

このようなめんどくさい問題と訴訟における不確実性を避けるためにも、クレームにおける数値範囲の限定を明確に行い、その範囲すべての実施を可能にする情報開示を明細書内で行うようにしましょう。

質問： クレームで数値限定を行う場合に気をつけている点はありますか？それはどのようなことですか？コメント欄で答えてみてください。

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まとめ作成者：野口剛史

元記事著者：C. Brandon Rash and Andrew Schreiber. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP（元記事を見る）