刑法では検察が罪を証明しなければいけないという証明責任があります。民事の特許訴訟や行政裁判であるIPRでも、どちらが物事を証明しなければいけないのかが大切になることがあります。
特許訴訟でもIPRでも、当事者のどちらかが主張し、その主張に対してもう一方が反論する形で手続きは進みます。このような対立する相手がいる手続きの場合、証明責任(burden of proof)がどちらにあるのかを常に意識して主張や反論をすることは大切なポイントです。
特許の非自明性(non-obviousness)が問題になる際、特許を無効にしたい側が、複数の先行例文献を引用し、クレーム範囲との重複を示す場合があります。その際、文献の組み合わせに対する動機が重要な点になるのですが、今回の判例の争点は、誰がその動機を証明する責任があるかというものでした。
今回取り上げたE.I. Dupont De Nemours & Co. v. Synvina C.V.はIRP案件です。Dupont がSynvina の特許をPTABでIPRにかけました。その際に、Dupont は複数の文献を引用し、クレーム範囲との重複を示すも、PTAB判事はDupont が示した組み合わせを促すような動機が明記されていないとして、Dupont の訴えを退けます。つまり、IPRの時点では、クレームに挑戦したDupont サイドに証明責任を課していました。
しかし、CAFCではPTABの判決を覆し、IPRでも地裁と同じ証明責任のスキームをとるべきだとしました。地裁では、複数の文献を引用した結果クレーム範囲と重複するこが示されれば、特許権者がunexpected resultなどを示し、非自明性を主張する必要があります。この証明責任のスキームが今後のIPRでも採用されることになります。
この判決は、特許権者に対しては不利な判決です。一度クレーム範囲の重複が示されれば、何らかの形で引用文献の組み合わせを否定するか、unexpected resultやteach awayなどを主張しなければなりません。しかし、それには多くの実験データが必要だったりするので、コストや時間もかかります。
元記事著者の１人であるMark Rubinshtein, Ph.D.弁護士は、化学や製薬に特化した特許弁護士で、訴訟も出願関連業務もおこなっています。今回紹介した案件は化学系のものなので、元記事には問題になった案件の詳細が紹介されています。化学や製薬系は特許の分野でもまた特殊な分野なので、何か問題がある場合、Rubinshtein弁護士のような専門性の高い弁護士さんに相談することをおすすめします。
当事者のどちらが特定の事柄を証明しなければいけないかというのは大切なコンセプトです。難しいのは、手続きが進み当事者同士が様々な主張や反論を展開していく中でその証明責任が当事者を行き来する点です。今回のように、証明責任が曖昧だったり、間違った判断をされてしまう場合もあるので、その時々で当事者のどちらにどのような責任がるのかを常に担当弁護士と確認して手続きを進めることをおすすめします。
IPRや地裁訴訟で証明責任を意識したことはありますか？
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Mark Rubinshtein, Ph.D. and Nicole R. Townes. Knobbe Martens （元記事を見る）
