審査官は開示全体の文脈でクレーム用語を解釈しなければならない

クレーム解釈は明細書の内容と照らし合わせて合理的なものに限定されます。それ以上の拡大解釈は特許庁における審査に用いられる「最も広範で合理的な解釈」の基準を超えるもので、不適切です。

特許審査中、審査官はクレームの用語に「明細書と整合する最も広範で合理的な解釈」を与えなければならない。MPEP 2111.

特許審判不服審査会（以下「審査会」という。）は、Ex parte Blumにおいて、最も広範で合理的な解釈基準を正しく適用することの重要性を強調し、審査官が重要なクレーム用語を不合理に広範に解釈したことを理由に、審査官の拒絶を覆しました。

控訴された独立クレームは、関連する部分では以下のように述べられています：

1. A machine tool system, comprising:

at least one portable machine tool including:

at least one tool receptacle having a tool receiving face configured for attachment of a machining tool; and

at least one receiving interface;

at least one energy storage apparatus configured to be removably mounted to the at least one receiving interface of the at least one portable machine tool …

Appeal No. 2019-006594, Opinion, at 2 (P.T.A.B. June 22, 2020) (non-precedential) (emphasis added).

審査官による審査

審査官は、電池駆動の手動式パワーグラインダーを記載したKiss(US 2006/0068689)を用いて、請求項1を却下しました。請求された「取り外し可能な」エネルギー貯蔵装置について、審査官は、Kissの電池は、2つの半分のシェルの間に配置されており、シェルの半分が分離されたときに「明らかに取り外し可能である」と判断しました。

審査官は、「取り外し可能とは『分解せずに』という意味である」という出願人の定義に異議を唱え、さらに、Kissの電池は「請求項の制限を予想するために、単に取り外すことが可能である必要があるだけ」であり、「それもまた、本質的ではないにしても、[Kissの]電池が充電を停止したときに交換可能であり、機械全体を捨てる代わりに交換することができるというのは合理的である」と主張しました。

PTABにおける審議

しかし、審査会は申請者に味方しました。審査会は、「取り外し可能に取り付けられた」エネルギー貯蔵装置の出願人の定義が、「電動工具を分解することなく」電動工具から移動可能なエネルギー貯蔵装置を意味するものであることは、当初の開示と一致していることを認めました。

特筆すべきことに、このケースの審査会は、問題となっているクレームの用語を解釈するために、明細書の開示と組み合わせた図面のイラストに大きく依存しました。審査会はさらに、Kissの電池を包含するという審査官の広義の解釈は、クレームされた受信インターフェースおよび/またはエネルギー貯蔵装置を破壊することになり、したがって、不合理であると指摘しました。最後に、審査会は、審査官のこの用語の不合理な拡大解釈は、証拠ではなく推測に基づくものであると指摘しました。

Capp判事は、彼の共同意見の中で、さらに、「審査官は、現代の時代には不適切で広義とみなされるべき古風な方法で『除去可能』を解釈していた」と述べました。 特許審査中に使用する「最も広範で合理的な解釈基準の下では、クレームの用語は、開示全体の文脈の中で技術に精通している者が理解するであろう通常の慣例的な意味を与えられる」ことを改めて示しています。

Capp判事は、「クレームの用語の「通常」と「慣習的」な意味を正確に反映しているのは、明細書の文脈の中で、関連する技術の熟練者が慣習的に使用している言葉の使用である」ため、審査官がそれらの用語が出現した文脈を考慮せずにクレームの用語を解釈することは不合理であると強調しました。

要点：本事例は、請求項の用語に対する審査官の解釈を「最も広範で合理的な解釈」とするための境界線を設定する上で、図面を含む出願人の開示全体の重要性を例示しています。また、特に急速に発展している技術分野における発明に関連して、発明の時点で当該技術分野の通常の熟練者が理解している技術用語を明示的に定義することが望ましい場合があります。

解説

この判例から学べる点は、明細書における用語の定義が重要ということです。

特許庁の審査官がクレームを解釈する場合、「最も広範で合理的な解釈」が求められますが、今回の判例では、この基準による解釈以上の拡大解釈が行われてしまい問題になりました。

「最も広範で合理的な解釈」は英語ではbroadest reasonable interpretation（BRI）と言って、特許訴訟やIPRなどで用いられるPhilips Constructionよりも広い解釈が行える基準です。しかし、審査官が過剰な拡大解釈をできるわけではありません。BRI基準であっても、明細書の文脈内で合理的な解釈に限定されます。

通常、どのような解釈が明細書の文脈内で合理的な解釈かが問題になることはまれですが、訴訟や権利行使の時の解釈の相違を避けるためにも、特許クレームにおける重要な用語の定義は明細書内で明確に行った方がいいでしょう。

また、「最も広範で合理的な解釈基準」では、技術に精通している者（PHOSITA*）が出願の自伝で理解するであろう通常の慣例的な意味が与えられます。

* A person having ordinary skill in the art (PHOSITA)は、芸術における（通常の）技能を有する者（POSITAまたはPSITA）で、特許法に用いられている法律上の虚構です。

このように、解釈には時間的な要素もあるので、特に技術の進歩が早く、後になってPHOSITAの定義が難しいような技術に関する発明の場合、PHOSITAを明細書内であらかじめ定義し、その架空の人物が関連する技術をどのように理解しているかを明確にしておくのもいいかもしれません。

PHOSITAがどのような人かは、出願時点よりも、訴訟時に大きな問題になることが多いので、PHOSITAの有効な定義方法については、特許訴訟弁護士に相談するか、関連する特許訴訟履歴を参考にするのがいいかもしれません。

質問：明細書を書くとき用語の定義をしますか？ コメント欄で答えてみてください。

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まとめ作成者：野口剛史

元記事著者：Yanhong (Claire) Hu. Element IP（元記事を見る）