AIA on-sale bar問題最高裁で審議へ

“on-sale bar”とは、特定の発明に関する販売が出願の1年以上前に起こった場合、発明の権利化を禁止するものです。このような“on-sale bar”はAIA以前からありますが、AIAでも明記されています。(35 U.S.C. § 102(b) (pre-America Invents Act (“AIA”)); 35 U.S.C. § 102(a)(1) (AIA))。

議題

2018年6月25日、最高裁は、この“on-sale bar”に関する問題に関し、Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.,で審議を行うことを示しました。最高裁に提示された問題は、AIAにおいて、秘匿の義務がある中での発明者による第三者への発明の販売は、発明の特許性を決める上での先行例となるのかというものです。( “Whether, under the Leahy-Smith America Invents Act, an inventor’s sale of an invention to a third party that is obligated to keep the invention confidential qualifies as prior art for purposes of determining the patentability of the invention.”)

背景

TevaはHelsinnの特許を無効にしようとしていました。Helsinnの対象になった特許は、日付の関係上、AIA前のものと後のものが混在する形になっていました。その中で、TevaはAIA前と後の102条違反を指摘。 その関係特許の“on-sale bar”にかかる日付の前に、HelsinnはMGI Pharmaとライセンス契約と購買契約を結びました。その契約には、特許が使われた製品の生産もオプションとして入っていました。契約内容のほとんどは公開されたのですが、値段とライセンスに関わる(特許使用製品も含む)特定の投与量は機密扱いされていて、非公開内容でした。

このような事実を元に、地裁は、契約はAIA以前の102条における商業的オファーだとしましたが、AIA後の102条においては販売ではないという、AIAの前後で“on-sale bar”に関して異なる立場を示しました。AIA後で102条における販売ではないとした理由は、特許になっていた投与量が公開されてなかったからです。

その後、CAFCは地裁の判決を覆し、102条はAIA前後で変わらず、秘匿義務のある契約でも販売になるとしました。CAFCはHelsinnのAIAに関わる議会の記録によるAIA後の102条に対する変更に関する主張を退け、発明に関する事柄が開示されていなくても、それが含まれる契約自体が公開されていればそれで102条におけるSalesを満たすとしました。これを不服としたHelsinnが最高裁での審議を希望。

最高裁は今回、この事件を審議することを決め、AIA前後での“on-sale bar”について変更があったのかについて言及します。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Maria A. Stubbings. Perkins Coie LLP (元記事を見る

OLCの米国知財ニュースレター

最新まとめ記事を
毎週メールボックスにお届け

登録すると、週1回、最新まとめ記事の概要とお知らせを受け取ることができます。

コメントする

追加記事

supreme-court
訴訟
野口 剛史

Justice Kennedyが最高裁判事を引退

最高裁判事の1人であるJustice Anthony Kennedyが2018年6月27日、30年間の最高裁判事としての役割を終え7月31日で引退することを発表しました。次に最高裁判事になる人によって、今後の最高裁での判決が大きく変わる可能性があるため、後継者に誰が指名されるかが注目されています。

Read More »
dollar-sign
特許出願
野口 剛史

CAFC En Banc判決:特許庁は弁護士費用を出願人に請求できない

特許法において、出願人が PTAB における判決に不服がある場合、2つのオプションがあります。1つ目のオプションは、CAFC に上訴すること。2つ目は、 地裁で特許庁長官を相手に訴訟を起こすことです。2つ目のオプションを選んだ場合、出願人が勝訴したとしても、費用はすべて出願人が払うことが35 U.S.C. § 145に明記されています。この条文により、特許庁は旅費、裁判所のレポータ費用、エキスパート費用などのさまざまな費用を出願人に請求してきました。しかし、今回、この「費用」に弁護士費用が含まれるのかが問題になりました。

Read More »
arrows-go-up
特許出願
野口 剛史

アメリカ特許番号10,000,000を突破

アメリカの特許は毎週火曜日に発行されますが、2018年6月19日にアメリカ特許庁は特許番号10,000,000を発行しました。現在の特許番号システムは1836年に導入され、今日にいたりますが、その182年の歴史において実に半数以上の特許が過去30年間に発行されたものです。

Read More »