製造業の企業にとって、知的財産の保護は事業の成功に不可欠な要素です。特許や営業秘密は、企業の競争力を維持し、イノベーションを促進する上で重要な役割を果たします。しかし、特許出願するか営業秘密として保持するかの選択は、時に困難な判断を伴います。
そこで、本記事では、製造業の企業が理解しておくべき重要な概念として、先使用権について詳しく解説します。本記事を通じて、先使用権の定義と目的、営業秘密と特許保護の選択における関連性、先使用権の法的枠組み、抗弁の要件、範囲と限界、戦略的考慮事項、実務における活用状況、企業のためのベストプラクティスについて学ぶことができます。先使用権を適切に理解し、活用することで、製造業の企業は特許侵害のリスクを軽減し、事業の継続性を確保することができるでしょう。
では、先使用権について詳しく見ていきましょう。
定義と目的
先使用権（Prior User Rights）は、ある発明を秘密裏に使用していた者が、その発明を独自に開発し特許を取得した者から特許侵害を主張された場合に、抗弁として使用できる権利です。
先使用権の目的は、発明を秘密裏に実施していた善意の者を保護することにあります。これにより、特許制度と営業秘密保護制度のバランスを取り、イノベーションを促進することを可能にしています。このように先使用権は、発明者が特許出願するか営業秘密として保持するかの選択において、重要な役割を果たすものです。
営業秘密（トレードシークレット）と特許保護の選択における関連性
企業が新技術を開発した際、その技術を特許出願するか、営業秘密として保持するかの選択に直面します。一概に答えは出せないものですが、特許保護と営業秘密保護にはそれぞれ以下のようなメリットとデメリットがあります。
特許は、発明を公開する代わりに、限定的な独占権を付与するものです。特許を取得するためには、発明が特許要件を満たす必要があり、また、出願・維持にコストがかかります。一方、営業秘密は、情報を秘密に保持することで保護されます。営業秘密保護には出願コストがかからず、理論上は永久に保護が続きます。ただし、他者が独自に同じ発明を開発した場合や、リバースエンジニアリングによって発明が明らかになった場合には、保護が及ばなくなります。
製造工程、製造装置、レシピなど、製品化によって容易に発明が公開されない技術については、営業秘密による保護が適している場合があります。しかし、営業秘密として保持していた発明について、第三者が特許を取得した場合、先発明者が特許侵害に問われるリスクがあります。この場合に、先使用権が重要な抗弁となります。先使用権により、先発明者は、特許権者から特許侵害を主張されても、発明の実施を継続することができます。
先使用権の法的枠組み
米国発明法（AIA）の施行（2011年）
2011年9月16日、オバマ大統領が米国発明法（America Invents Act、AIA）に署名し、米国特許法は大きな変革を遂げました。AIAにより、米国特許法の71か条が改正され、米国は先発明主義（first-to-invent）から先願主義（first-inventor-to-file）へと移行しました。
AIAの施行により、先使用権の規定も大幅に拡充されました。先使用権の抗弁が、ビジネス方法特許に限定されていたものから、全ての特許対象技術に適用されるようになったのです。この改正は、先使用者である企業にとって朗報でした。
35 U.S.C. § 273：先使用権の抗弁
米国特許法35 U.S.C. § 273は、先使用権の抗弁について規定しています。AIAの施行前は、先使用権の抗弁はビジネス方法特許にのみ適用されていました。しかし、AIAにより、先使用権の抗弁は全ての特許対象技術に拡大されました。
35 U.S.C. § 273(a)によれば、ある者が特許発明の主題たる方法、機械、製造物、組成物を米国内で善意に商業的に使用していた場合、その者は特許侵害に対する抗弁を有します。ただし、その商業的使用が特許の有効出願日または特許発明の公開日のいずれか早い方の1年以上前から行われていたことが条件とされています。
ビジネス方法から全ての特許対象技術への適用拡大
先使用権の抗弁は、もともとビジネス方法特許に対する懸念から導入されました。1998年のState Street Bank判決で、ビジネス方法が特許対象であることが明確になったことを受け、既にビジネス方法を使用していた企業を保護する必要性が生じたのです。
しかし、AIAにより、先使用権の抗弁の適用範囲が全ての特許対象技術に拡大されました。これにより、製造方法、製造装置、レシピなどの発明を営業秘密として保持していた企業も、先使用権の抗弁を主張できるようになりました。
先使用権の抗弁の拡大は、特許制度と営業秘密保護制度のバランスを取る上で重要な意義を有しています。特許出願するか営業秘密として保持するかの選択において、先使用権の存在が企業の判断に影響を与えることになります。
先使用権の抗弁を主張するための要件
先使用権の抗弁を主張するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件は、35 U.S.C. § 273に規定されており、先使用者が抗弁を主張する際の重要なポイントとなります。
善意の商業的使用
先使用権の抗弁を主張するためには、特許発明の主題を善意に商業的に使用していたことが必要です。この商業的使用には、社内での使用や、実際の販売、リース、販売やリースのための展示などが含まれます。ただし、この商業的使用は、真正なものでなければなりません。形式的なものであってはならず、発明の実施により有用な結果が得られていることが求められます。
米国内での使用
先使用権の抗弁が認められるためには、発明の実施が米国内で行われている必要があります。米国外での実施は、先使用権の抗弁の対象とはなりません。ただし、発明の一部が米国外で実施されている場合でも、発明の主要部分が米国内で実施されていれば、先使用権の抗弁が認められる可能性があります。
タイミング要件
特許出願または公開の少なくとも1年前
先使用権の抗弁が認められるためには、特許出願日または特許発明の公開日のいずれか早い方の少なくとも1年前から、発明が商業的に使用されていなければなりません。つまり、特許出願日または公開日から1年の間は、先使用権の抗弁を主張することができないのです。
継続的な使用
先使用権の抗弁を主張するためには、発明の使用が継続的に行われている必要があります。発明の使用を中止した場合、先使用権の抗弁は認められません。ただし、一時的な中断は許容される場合があります。
立証責任：明白かつ説得力のある証拠
先使用権の抗弁を主張する側には、立証責任があります。先使用者は、明白かつ説得力のある証拠によって、先使用権の抗弁の要件を満たしていることを証明しなければなりません。
具体的には、発明の内容、発明の商業的使用の時期と内容、発明の秘密管理措置などについて、客観的な証拠を提示する必要があります。先使用の事実を裏付ける書類、設備、製品などの物的証拠や、関係者の証言などが重要となります。
先使用権の抗弁の立証責任は重いため、先使用者は、発明の実施に関する記録を適切に保管しておくことが求められます。
先使用権の抗弁の範囲と限界
先使用権の抗弁は、特許侵害に対する強力な防御手段ですが、その適用範囲には一定の制限があります。ここでは、先使用権の抗弁の範囲と限界について説明します。
人的抗弁
先使用権の抗弁は、人的抗弁です。つまり、先使用者本人だけでなく、先使用者の指示の下で発明を実施した者や、先使用者と一定の関係にある者（子会社や関連会社など）も、先使用権の抗弁を主張できます。ただし、先使用権の抗弁を主張できるのは、発明の実施に実際に関与した者に限られます。
実施場所の制限
先使用権の抗弁は、発明が実施されていた場所に限定されます。先使用者は、先使用権の抗弁が認められた場所においてのみ、発明の実施を継続できます。新たな場所で発明を実施する場合、先使用権の抗弁は認められません。
移転の制限
先使用権の抗弁は、事業の譲渡に伴って移転することができます。ただし、先使用権の抗弁の移転は、事業の譲渡に付随するものでなければなりません。先使用権の抗弁だけを独立して譲渡することはできません。また、事業の譲渡先は、先使用者と一定の関係にある者に限定されます。
大学所有の特許の除外
先使用権の抗弁は、大学等が所有する特許については適用されません。これは、大学等による特許のライセンスを促進するための措置です。ただし、大学等が所有する特許であっても、発明者個人に帰属する特許については、先使用権の抗弁が適用される可能性があります。
特許の無効化なし
先使用権の抗弁は、特許の有効性には影響を与えません。先使用権の抗弁が認められても、特許が無効になるわけではありません。特許権者は、先使用者以外の者に対して、特許権を行使することができます。
以上のように、先使用権の抗弁には一定の制限があります。先使用者は、これらの制限を踏まえた上で、先使用権の抗弁を戦略的に活用する必要があります。特に、事業の譲渡や拡張を検討する際には、先使用権の抗弁の適用範囲を慎重に見極めることが重要です。
戦略的考慮事項
先使用権の抗弁は、特許侵害に対する防御手段として有用ですが、その活用には戦略的な考慮が必要です。ここでは、先使用権の抗弁に関連する戦略的考慮事項について説明します。
営業秘密と特許保護の比較
企業が新技術を開発した際、その技術を特許出願するか、営業秘密として保持するかを選択する必要があります。特許保護と営業秘密保護には、それぞれメリットとデメリットがあります。
特許保護のメリットは、独占権が付与されることです。特許権者は、特許発明の実施を独占的に行うことができます。一方、デメリットは、発明の内容が公開されること、特許取得に費用がかかること、特許期間が限定されていることなどです。
営業秘密保護のメリットは、情報を秘密に保持できること、保護期間が無期限であること、コストが低いことなどです。デメリットは、他者が独自に同じ発明を開発した場合に、保護が及ばないことです。
企業は、技術の性質、市場動向、競合他社の動向などを踏まえて、特許保護と営業秘密保護を使い分ける必要があります。先使用権の抗弁は、営業秘密保護を選択した場合の安全装置として機能します。
文書化と記録管理
先使用権の抗弁を主張するためには、発明の実施に関する記録が不可欠です。先使用者は、発明の内容、実施時期、実施内容などを示す文書や物的証拠を保管しておく必要があります。
特に、発明の実施時期を示す証拠は重要です。先使用権の抗弁が認められるためには、特許出願日または公開日の少なくとも1年前から発明が実施されていたことを証明しなければなりません。
したがって、企業は、発明の実施に関する記録を体系的に管理する必要があります。発明者ノート、実験ノート、設計図面、仕様書、製造記録、販売記録などを適切に保管し、必要に応じて速やかに取り出せるようにしておくことが求められます。
潜在的なリスクと課題
先使用権の抗弁には、潜在的なリスクと課題があります。
まず、立証責任の重さが挙げられます。先使用権の抗弁を主張する側には、明白かつ説得力のある証拠によって、抗弁の要件を満たしていることを証明する責任があります。証拠が不十分な場合、先使用権の抗弁は認められません。
また、先使用権の抗弁が認められる範囲は限定的です。先使用権の抗弁は、発明が実施されていたサイトに限定され、事業の譲渡にも制限があります。先使用者は、これらの制限を踏まえて、事業戦略を立てる必要があります。
さらに、先使用権の抗弁は、特許権者との関係を悪化させる可能性があります。特許権者は、先使用者の存在を脅威と感じ、ライセンス交渉に応じなくなるかもしれません。先使用者は、特許権者との関係にも配慮しながら、先使用権の抗弁を活用する必要があります。
後発の特許を無効化するための代替戦略
先使用権の抗弁は、特許権者に対する防御手段ですが、特許そのものを無効化するものではありません。しかし、先使用者は、後発の特許を無効化するための代替戦略を検討することができます。
例えば、先使用者は、自らの実施について公開することで、特許の新規性や進歩性を否定することができます。ただし、この戦略は、営業秘密の保護を放棄することになるため、慎重な検討が必要です。
また、先使用者は、特許無効審判や当事者レビュー（IPR）などの制度を利用して、後発の特許の有効性に異議を唱えることもできます。ただし、これらの制度を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。
先使用者は、これらの代替戦略のメリットとデメリットを見極めた上で、最適な対応を選択する必要があります。
実務における先使用権
先使用権の抗弁は、特許法における重要な概念ですが、実務での活用は限定的であるとの指摘もあります。ここでは、実務における先使用権の活用状況と、その背景にある理由について説明します。
訴訟での限定的な使用
先使用権の抗弁は、特許侵害訴訟において、被告側の重要な防御手段の一つです。しかし、実際の訴訟での活用例は少ないのが現状です。
米国では、2011年のAIA施行以降、先使用権の抗弁の適用範囲が大幅に拡大されましたが、訴訟で先使用権の抗弁が認められた例は多くありません。先使用権の抗弁が認められた事例もありますが、訴訟の最終的な結果を左右するには至っていません。
活用が限定的である潜在的な理由
先使用権の抗弁の活用が限定的である理由としては、いくつかの可能性が指摘されています。
第一に、立証責任の重さが挙げられます。先使用権の抗弁を主張するためには、明白かつ説得力のある証拠が必要とされます。しかし、発明の実施から長期間が経過していると、証拠の収集が困難になります。特に、発明の実施時期を示す証拠の確保が重要ですが、古い記録の保管状況によっては、立証が難しいケースもあります。
第二に、営業秘密との関係が挙げられます。先使用権の抗弁を主張するためには、発明の実施を立証する必要がありますが、そのためには営業秘密の内容を開示しなければなりません。企業によっては、営業秘密の保護を優先し、先使用権の抗弁の主張を躊躇する場合があります。
第三に、特許権者との関係への配慮が挙げられます。先使用権の抗弁を主張することは、特許権者との対立を意味します。特許権者とのライセンス交渉やビジネス上の関係を重視する企業にとっては、先使用権の抗弁の主張がためらわれる場合があります。
第四に、技術の陳腐化が挙げられます。先使用権の抗弁が問題となるのは、特許出願から一定期間経過後です。その間に、技術の進歩によって、先使用権の対象となる発明の価値が低下している可能性があります。そのような場合、先使用権の抗弁を主張するメリットが乏しいと判断されるかもしれません。
先使用権がより重要になる可能性のある産業
先使用権の抗弁は、産業によって重要性が異なります。特に、以下のような産業では、先使用権の抗弁がより重要になる可能性があります。
第一に、製造業が挙げられます。製造業では、製造方法やノウハウが重要な役割を果たします。これらの技術は、営業秘密として保護されることが多いですが、同時に特許出願される可能性もあります。先使用権の抗弁は、このような場合の安全装置として機能します。
第二に、ソフトウェア産業が挙げられます。ソフトウェア産業では、技術の進歩が速く、特許出願の件数も多くなっています。また、オープンソースソフトウェアの利用も広がっており、特許侵害のリスクが高まっています。先使用権の抗弁は、このようなリスクに対する防御手段として有用です。
第三に、バイオテクノロジー産業が挙げられます。バイオテクノロジー産業では、研究開発に長期間を要することが多く、特許出願のタイミングが難しい場合があります。また、特許権者と実施者の利害が対立することも少なくありません。先使用権の抗弁は、このような状況での調整手段として機能します。
先使用権の抗弁は、産業によって重要性が異なりますが、いずれの産業においても、特許戦略と連動した活用が求められます。企業は、自社の事業特性を踏まえて、先使用権の抗弁の活用方法を検討する必要があります。
企業のためのベストプラクティス
先使用権の抗弁を効果的に活用するためには、企業は戦略的なアプローチを取る必要があります。ここでは、先使用権の抗弁に関する企業のためのベストプラクティスについて説明します。
保護戦略の評価
企業は、自社の技術を保護するための最適な戦略を評価する必要があります。特許保護と営業秘密保護のメリットとデメリットを比較検討し、自社の事業戦略に合った選択をすることが重要です。
企業は、以下のような点を考慮して、保護戦略を評価すべきです。
- 技術のライフサイクル：技術の寿命が短い場合、特許保護よりも営業秘密保護が適している可能性があります。
- 模倣の容易性：技術が容易に模倣できる場合、特許保護が有効です。
- 事業戦略との整合性：技術の活用方法や事業展開の計画に合わせて、保護戦略を選択する必要があります。
- コスト：特許出願や維持にかかるコストを考慮する必要があります。
企業は、これらの点を総合的に評価し、自社の技術に最適な保護戦略を選択すべきです。その際、先使用権の抗弁の活用可能性も考慮に入れる必要があります。
徹底した文書化の維持
先使用権の抗弁を主張するためには、発明の実施に関する証拠が不可欠です。したがって、企業は、発明の実施に関する文書や記録を徹底的に管理する必要があります。
具体的には、以下のような文書や記録を適切に保管すべきです。
- 発明者ノート：発明のアイデアや経緯を記録したノート。
- 実験ノート：発明の開発過程で行った実験の記録。
- 設計図面・仕様書：発明の具体的な内容を示す図面や文書。
- 製造記録：発明の実施に関する製造記録。
- 販売記録：発明の実施に関する販売記録。
- 契約書：発明の実施に関連する契約書。
これらの文書や記録は、発明の実施時期や内容を証明する上で重要な役割を果たします。企業は、文書管理システムを整備し、必要な文書をいつでも取り出せる状態にしておく必要があります。
コンプライアンス手順における先使用権の考慮
企業は、知的財産に関するコンプライアンス手順を整備する必要があります。その際、先使用権の抗弁の活用可能性を考慮に入れるべきです。
具体的には、以下のような点を手順に組み込むことが考えられます。
- 先使用権の抗弁の要件の確認：先使用権の抗弁の要件を満たしているかどうかを定期的に確認する。
- 証拠の収集と保管：先使用権の抗弁を主張するために必要な証拠を収集し、適切に保管する。
- 特許出願のモニタリング：競合他社の特許出願をモニタリングし、自社の実施技術との関係を確認する。
- 特許侵害リスクの評価：特許侵害のリスクを評価し、必要に応じて先使用権の抗弁の活用を検討する。
企業は、これらの点を含むコンプライアンス手順を整備し、運用することで、先使用権の抗弁の活用に備えることができます。
先使用権の抗弁は、特許法における重要な概念ですが、その活用には戦略的な考慮が必要です。企業は、自社の事業特性を踏まえて、先使用権の抗弁の活用方法を検討すべきです。保護戦略の評価、文書化の徹底、コンプライアンス手順の整備などを通じて、先使用権の抗弁の活用に備えることが重要です。
結論
以上、本記事では、先使用権の概要、法的枠組み、要件、範囲と限界、戦略的考慮事項、実務における活用状況、企業のためのベストプラクティスについて詳細に解説しました。先使用権は、特許制度と営業秘密保護制度のバランスを取る上で重要な役割を果たします。企業は、自社の事業特性や技術の性質を踏まえて、先使用権の活用を検討すべきです。先使用権の抗弁を効果的に活用するためには、保護戦略の評価、文書化の徹底、コンプライアンス手順の整備が不可欠です。先使用権を理解し、適切に活用することで、企業は特許侵害のリスクを軽減し、事業の継続性を確保することができるでしょう。
