2019年1月末、PTABは初のDerivation Proceedingの公判をおこないました。AIAによる法改正で、interference proceedingsがDerivation Proceedingに変わりました。しかし、AIAが施行されてからDerivation Proceedingが使われる機会はなく、今回紹介するAndersen Corp. v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007で始めて使われました。
Derivation proceedingの目的は、出願日の早い出願に明記されている発明者が、申立人の出願に明記されている発明者からクレームされている発明を許可なく得たかを決めることです。 See 35 U.S.C. § 135(a)(1); 37 C.F.R. § 42.405(b)(2).
そのため、Derivation Proceedingでは以下の点が争点になりました。
- 申立人がクレームされたすべての特徴について想像したのか（ whether the petitioner had conceived of every feature of the copied claims）
- それらの特徴は被告側に伝わっていたのか（whether those features were communicated to the respondent）
- 発明者の証言は十分確証があるものなのか（whether inventor testimony was sufficiently corroborated）
また、どのような特徴が必然的にしめされているのか（whether certain features were necessarily present ）、用語の意味がどう理解されるべきか（how a person of ordinary skill in the art would have understood certain terms of art）も当事者間で意見の食い違いがあります。
また、事実に基づいた争点の他に、審査における基準も争われています。特許権者でもある被告人の言い分では、clear-and-convincing standard が適用されるべきとし、申立人はpreponderance standard が適用されるべきと主張しています。
公判は終わり、3月末にはPTABから判決が下るとのことです。
まとめ
Derivation Proceedingはめったにない手続きですが、この案件をきっかけに活用されていくことが増えるかもしれません。手続きとしてまだ確立していないため、様々な問題がありますが、今回の初のDerivation Proceedingに対する判決は今後にも影響する可能性があるので、今後も注目すべきだと思います。
まとめ作成者：野口剛史
元記事著者： Anthony A. Hartmann and Jason E. Stach. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP （元記事を見る）
