アメリカの審査官はクレームの拡大解釈をして関連性の低い文献を用いて拒絶してくる場合があります。そのようなときは、今回の判例のように審査官が行ったような文献の適用が適切かを判断し、類似技術テストを用いて効果的な反論をするべきでしょう。
不定性拒絶に加えて、Ex parte Castellana（控訴第2019-006605号、2020年7月20日）の特許審判不服審査会（以下「審査会」）は、審査官の自明性拒絶を検討し、覆しました。
争点となった出願は、医療、美容、および／または化粧品分野における皮膚または粘膜を治療するための製品に関するものです。発明者は、「ＴＣＡによる組織の再生を可能にするが、表皮の表層を損傷することなく」トリクロロ酢酸（ＴＣＡ）をベースとする製品を提供することを意図していた。独立請求項104は、上訴の代表的な請求項として、「クリーム、軟膏、液体、ゲルおよびエアゾールから選択される皮膚および粘膜を治療するための製品」に向けられており、プロセスごとの制限（product-by-process limitations）により定義されていました。
審査官は、シリコン半導体及びシリコン酸化物を洗浄するための溶液に関する米国特許第 5,560,857 号（以下「Sakon」と いう）を用いて、米国特許第 35 U.S.C.第 103 条(a)項に基づき請求項 104 を自明であるとして却下。審査官は、「当技術における通常の熟練者が採用するであろう推論と創造的なステップ」を考慮して、Sakon に記載されている酸性水溶液が請求された液体製品に対応することを発見し、「そのような配置から期待される以上のものは得られない」組成物に到達するために、先行技術開示の中から…開示されている様々な成分の様々な組み合わせを選択したことは自明であったであろう」と結論付けました。
控訴人は、通常の技術を有する者（a person of ordinary skill in the art ）は、「広範な皮膚科学的専門知識を有する臨床研究者または医学博士」であり、皮膚および粘膜の治療法を考案するために、「例えば、半導体表面の洗浄などの工業的プロセスを開示している文献」を応用しようとはしなかったであろうと主張。控訴人はさらに、審査官は「特許請求の範囲の要素が個別に存在し、その再配置が自明であるという一般的な説明以外の動機を提供していない」と主張しました。
審査会は、自明性の疎明には、「クレームに含まれるすべての制限事項の示唆」と「関連分野の通常の技術を有する者が、クレームされた新規発明の方法で要素を組み合わせることを促すような理由」が必要であると指摘。審査会は、熟練した技術者が無関係の先行技術文献を参照したかどうかの問題を規定する「類似技術テスト」（“analogous arts test”）を適用。審査会は、このテストでは、「類似技術の文献は、出願人の努力の分野にあるか、または発明者が関心を持っていた問題に合理的に関連しており、その文献に頼ることが自明性の拒絶の根拠となる」と強調しました。
審査会は、クレームされた発明が皮膚科学分野であるのに対し、Sakon社は半導体洗浄液の遠隔分野であることを指摘。審査会は、審査官は、Sakon社が控訴人の発明と同じ分野の発明であること、または、参照文献が控訴人が直面している問題と同じ問題に関連していることを立証していないと判断。また、審査官は、半導体洗浄液の技術に熟練した職人が、皮膚科分野でのクレームされた発明に到達するために成分量を変更した理由を説明することもできなかった。さらに、審査会は、審査官が、皮膚科分野の熟練した技術者が「請求された新発明が行うような方法で［Sakonに開示された］要素を組み合わせる」理由を説明していないことを指摘。したがって、審査会は控訴人の意見に同意し、審査官は自明性の拒絶において可逆的な誤りを犯したと判断しました。
要点
自明性拒絶査定において依拠される適切な参照は、請求された発明に類似する技術でなければいけません。このケースで審査会が特定したように、「類似技術テスト」には2つの要素があります。1つは「同じ分野の努力」の要素であり、もう1つは「合理的に適切」の要素です。「合理的に適切である」という条件の下では、参照が発明者が直面している問題に合理的に適切である限り、請求された発明と同じ努力分野ではなくても、参照は類似技術であるとみなされます。そうでなければ、参照は適切ではありません。
したがって、審査官が自明性拒絶において、請求された発明と同じ努力分野ではない参照に依拠する場合、拒絶は、（１）審査官が発明者が直面している問題を正しく特定していない場合、（２）審査官が、特定された問題を解決しようとする熟練した当業者が、問題の解決策を見つけるために参照を見たであろう理由を説明していない場合、（３）審査官が提供した理由が、熟練した当業者が問題に合理的に適切であると判断しない場合、反論することができます。
解説
アメリカの審査官はクレームを拡大解釈する傾向にあるため、自明性の拒絶において、クレームされた発明とは関連性の低い文献を用いて拒絶する場合があります。今回は、そのような場合の対処方法を考慮する上で重要な判例になります。
特に、「要点」において、今回のように自明性拒絶において関連性の低い文献が用いられた際に反論できる具体的な条件３つが示されているので、拒絶通知を見てもらい、実際にこの３つの内で１つでも当てはまるものがあるか最初にチェックしましょう。
そして、該当するのであれば、今回の判例のように、「類似技術テスト」を用いて、「同じ分野の努力」の要素と「合理的に適切」の要素の２つを分析し主張することで、効果的な反論を行うことができます。
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まとめ作成者：野口剛史
元記事著者：Yanhong (Claire) Hu. Element IP（元記事を見る）
