アーカイブされたウェブサイトを先行文献として用いる際の注意点

特許を無効にするための先行文献としてウェブサイトの情報を用いることもありますが、場合によっては、そのサイトにすでにアクセスできないということもあります。しかし、そのようなサイトでもWayback Machineを使うことで、アーカイブされた情報を先行文献として用いることができます。しかし、通常の紙ベースの先行文献と異なる点もあるので扱いには注意が必要です。

8月17日に発表されたの判決において、米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、連邦地裁がWayback Machineのキャプチャを先行技術の印刷出版物の証拠として認めました。

判例:Valve Corporation v. Ironburg Inventions Ltd.

Wayback Machineは、ウェブページのオンラインデジタルアーカイブです。このアーカイブは、Internet Archiveと呼ばれる非営利の図書館によって管理されています。特許異議申立人にとって、Wayback Machineは、主張する特許を無効にする可能性のある先行技術の印刷刊行物を見つけるのに便利なツールです。特に、Wayback Machineは、今日では機能していない可能性のあるウェブサイトやウェブページのアーカイブバージョンを維持しているため、非常に便利です。

Valve社のケースでは、Ironburg社のビデオゲームコントローラ特許の一部の請求項が無効であり、他の請求項は無効ではないというIPR判決を受けて、両当事者が控訴していました。Valve社の主要な先行技術文献の1つは、”Xbox 360コントローラのオンラインレビュー記事 “でした。Ironburg社は、Valve社が提出したオンラインレビューの記事は適切な認証プロセスを踏んだものではないと主張しましたが、裁判所は、Wayback Machineのキャプチャを多くの連邦地裁の司法的な通知(judicial notice)に倣い、Valveを支持しました。

しかし、アメリカの裁判で常にWayback Machineのキャプチャが証拠として認められるわけではありません。他の連邦地裁では、特許訴訟、非特許訴訟を問わず、Wayback Machineの導入が遅れていました。初期の判例法では、Wayback Machineのキャプチャを認証するために、Internet Archiveの代表者だけでなく、Wayback Machineがキャプチャしたウェブサイトの所有者からの「証言(または宣誓書)」が必要でした。United States v. Gasperini, No.16-CR-441, 2017 WL 3140366, at *7 (E.D.N.Y. July 21, 2017); Novak v. Tucows, Inc., No.06-CV-1909, 2007 WL 922306, at *5 (E.D.N.Y. Mar.26, 2007). 

しかし、裁判所はすぐにこのルールから脱却し、Internet Archiveの代表者による「個人的な知識を持ち、[Wayback Machine]がある日に表示されるウェブサイトの変更されていないコピーを作成するように動作していることを証明する」宣誓書を受け入れるようになりました。Gasperini, 2017 WL 3140366 at *7 (quotation omitted).

その後、ルールはさらに緩くなりました。「宣誓供述書や証言は厳密には必要ないかもしれない」ことを示唆する「説得力のある権威」という扱いになる場合もあります。Klayman v. Judicial Watch, Inc., 299 F.Supp.3d 141, 146-47 (D.D.C. 2018). 他の裁判所では、Wayback Machineのキャプチャを認証するには、異なるケースのInternet Archiveの宣誓書で十分だとしているケースもあります。Pohl v. MH Sub I, LLC, 332 F.R.D. 713, 718 (N.D. Fla. 2019). 

Valve社のケースを考慮すると、Wayback Machineによってアーカイブされた情報が証拠として使える可能性がより高くなってきたと言えるので、今まで以上に、特許異議申立人は、潜在的な先行技術の貴重な情報源としてWayback Machineに注目する必要があります。

しかし、挑戦される特許権者にとって、対応策がなくなったというわけではありません。特許権者は、Wayback Machineの限界を知っておく必要があります。例えば、Internet Archiveは、「アーカイブされたすべてのサイトのすべての日付が100%完全ではない」ことを認めています。その結果、「特定のサイトのサブページで利用可能な特定の日付は異なります」し、「印刷されたページに表示される画像は、(対応する)HTMLファイルと同じ日付にアーカイブされていない可能性があります」。そのため、裁判所がWayback Machineのキャプチャを司法的に告知したとしても、そのキャプチャは必ずしも先行技術ではない可能性があります。

このように、Wayback Machineは便利なツールではありますが、通常の先行文献とは異なる性質をもっている情報ソースなので、特許を無効にするための先行文献として使用する場合、その特徴をちゃんと理解し、考えられる日付などの反論を考慮しつつ、適切な戦略の元、手続きをおこなっていく必要があります。

参考文献:Federal Circuit Takes Judicial Notice of Wayback Machine Evidence of Prior Art

ニュースレター、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

AI
野口 剛史

連邦巡回控訴裁が「発明者」はAIではなく人間でなければならないことを確認

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

Read More »
statistics-stack-of-documents
訴訟
野口 剛史

Negative claim limitationをどう先行例文献で示すのか?

アメリカの特許のクレームを読んでいるとたまに「~を含まない」などのクレーム制限を見ることがあると思います。そのような制限はNegative claim limitationとよばれますが、特許を無効にしたい場合、どのような先行例文献を提示すればよいのでしょうか?

Read More »
contract-signing
特許出願
野口 剛史

特許の譲渡:困難な時代の困難な判断

特許の譲渡手続きは重要です。特にアメリカでは、譲渡書がない場合、原則特許は発明者のものと解釈されるので、有効な譲渡書を特許庁に提出することは大切です。しかし、新型コロナウイルスの影響で譲渡手続きを見直さないといけないかもしれません。

Read More »