展示会で完全な機能を持つプロトタイプを披露したことが公共使用と認められクレームが無効になる

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., No. 2021-2246 (Fed. Cir. Feb. 15, 2023) において、CAFCは、米国特許第9,186,208号(「’208特許」)の主張するクレームは35 U.S.C § 102(b) の公共使用バー(public use bar)により予見可能であるというデラウェア地区による略式判決の付与を承認しました。

出願の1年以上前にプロトタイプと展示会で公開

’208特許は、異常な子宮出血を停止または減少させるための子宮内膜焼灼術のための外科的装置に関するものです。MinervaがHologicを侵害で訴えた後、Hologicは公共使用(public use)の禁止に基づく無効の略式判決を求めました。Hologicは、’208号特許の優先日の1年以上前に、Minervaが15個の完全な機能を持つプロトタイプを業界イベントに持ち込んで装置を展示し、その装置が主張する請求項のすべての限定を開示していたと主張しました。

連邦地裁は、展示会でのプロトタイプの展示と実演は公的使用に該当し、プロトタイプは主張するクレームを具体化し、プロトタイプは発明が特許になる準備ができていることを示していると判断し、クレームを無効にしました。

展示会でのデモは公共使用で、その時点で特許を出願できる状態であった

この問題は上訴され、CAFCで議論されることになりました。CAFCは、地裁の判決を不服としたMinervaの各論を退けて、地裁の判決を支持しました。

まず、裁判所は、Minervaが展示会でプロトタイプを公開したことは、「単なる展示」を「はるかに超えている」と判断しました。Minervaはデモを行い、これにより、守秘義務のない聴衆の同業者はプロトタイプがどのように機能するかを判断することができたと判断しました。また、次に、発明者の証言とイベント参加者からのフィードバックに基づき、裁判所は、プロトタイプが主張する請求項の各要素を実践していると認定しました。最後に、Minervaが特許請求の範囲を具体化する実用的なプロトタイプを作成することによって発明を実用化した場合、その後の「微調整」は、デバイスが特許を取得できる準備が整っていなかったという主張をサポートする事実ではないことが示されました。

参考記事:Demonstration of Fully Functional Prototype at Industry Trade Show Renders Asserted Claims Invalid Under Public Use Bar

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