企業において特許ポートフォリオを立ち上げ、維持することは、企業の規模にかかわらず、大変な仕事です。このような大掛かりなプロジェクトと立ち上げるにはどこから手をつければいいのでしょうか？また、資金を投じて取得する知的財産資産が企業の目的に一致していることをどのように確認すればよいのでしょうか？それらの疑問に答える５つのポイントをまとめました。
- 企業の特許プログラムを構築する際には、リアルタイムでアイデアの提出と定期的なアイデア提出の両方の取り決めが重要：リアルタイムにおける提出の取り決めでは、従業員が都合のよいときに、特許化の検討のためにアイデアを提出することができます。定期的なアイデア提出の取り決めでは、従業員のチームの前で、プロジェクトや会社の将来の方向性について従業員に質問する時間を設けます。多くの従業員は知的財産に関心がないため、年に一度でも従業員に注意を促し、質問をする時間を設けることで、特許になるような重要な材料を得ることができます。
- 特許になりそうなアイデアを集めたら、どのアイデアを特許化するかを決定する体系的な方法が必要：この方法は、多くの企業で、社内のシニアオピニオンリーダーからなる少人数の特許審査委員会（PRB）という形で行われています。PRBは、どのアイデアを特許申請すべきかを決定する委員会です。また、社内弁護士など信頼できるアドバイザーが一方的に、あるいは社外弁護士からのアドバイスと組み合わせて意思決定を行う企業もあります。前者は複数のリーダーから賛同を得られるというメリットがありますが、後者は合理的で効率的です。
- 特許ポートフォリオ管理を成功させるためには、明確なスコアリングシステムが不可欠：例えば、自社の製品ラインや競合他社の製品ラインにとっての重要性、アイデアの重要性、侵害の検出のしやすさ、競合他社が別の方法で同じ結果を得ることの難しさ、などです。このスコアリングシステムは、特許出願の審査中も、特許が発行された後も、継続的に更新する必要があります。
- スコアは米国外への特許出願の方向性、出願審査への投資額、維持費や年金を支払い続けるかどうかなど、企業内弁護士の判断材料として使う：一貫したスコアリングシステムを持つことで、特定の技術分野において企業にとって最も重要な出願を特定することが比較的容易になります。信頼され維持されているスコアリングシステムがポートフォリオ全体で使用されている場合、特定の技術分野で最も価値のある資産のリストを得ることは、何日もかかるプロジェクトではなく、10分程度の作業で済ませることができます。
- 継続出願と分割出願の決定は、ポートフォリオマネジメントを成功させる上で非常に重要：許可された特許出願の継続出願または分割出願を行わなかった場合、その出願の主題は、将来的にクレームを追求されることがなくなるため、実質的に終了します。しかし、継続出願や分割出願を行った場合、最初の出願と比較して、許容される材料のターゲット化、自社製品のターゲット化、競合製品のターゲット化がより成功するため、特許ファミリーの中で最も価値のある特許になる可能性があります。これらの決定は、社内弁護士と特許弁護士が十分にコミュニケーションをとりながら、慎重に行う必要があるでしょう。
全体として、企業の主要メンバーからアイデアを得ること、保護すべきアイデアとその最適な保護方法を特定し、特許ポートフォリオを継続的に監査する方法を確立し、価値を最大化するために社内弁護士が外部弁護士と協力すべきでしょう。
