リモート社員の所在地が特許の裁判地の決定する要素に

米国連邦巡回控訴裁は、連邦地裁に対し、不適切な裁判地(Venue)に基づく訴訟の却下または移送を指示するよう求めたマンダム令状(writ of mandamus)を求める請願を却下しました。その際、連邦巡回控訴裁は、連邦地区内に居住するリモート従業員を挙げ、裁判地法の規定を満たしているとしました。

判例:In re Monolithic Power Systems, Inc., Case No. 22-153 (Fed. Cir. Sept. 30, 2022) (Lourie, Chen, Stark, JJ.) (per curiam) (Lourie, J., dissenting).

4人のリモート従業員がテキサス州西部地区にいた

Bel Powerは、Monolithicが電子機器に使用されるパワーモジュールを販売することでBel Powerの特許を侵害したと主張し、テキサス州西部地区(Western District of Texas)で訴訟を提起しました。Monolithicは、同地区で在宅勤務する4人のリモート従業員を抱えていました。Monolithicは、同地区に財産を持たないデラウェア州法人であるため、1400条(b)に基づく裁判地は適切ではないと主張し、棄却またはカリフォルニア州北部地区への移送を要求しました。しかし、連邦地裁は、Monolithic が同地区での雇用を勧誘し、雇用責任の一部として従業員に自宅で使用する、または自宅から配布する機器を提供することにより、§ 1400(b) が意図するように同地区での事業存在を維持したと判断し、Monolithicによる要請を却下しました。

連邦地裁は、移送の申し立てを却下する際に、Monolithicがカリフォルニア州北部地区の方が明らかに便利であることを立証していないと判断。Monolithicは、どちらの判決も覆すことを求めて、マンダム令状(writ of mandamus)を求める請願を行いました。

Monolithic社による機器の提供も考慮判断材料に

しかし、連邦巡回控訴裁はマンダム令状による救済を却下しました。連邦巡回控訴裁は、裁判地に関して、「連邦地裁の判決は、広範で基本的、かつ反復的な法律問題や司法権の簒奪といった、直ちにマンダムス審査を必要とするような種類の問題を含んでいない」と判断しました。その代わりに、連邦地裁は、Monolithicの従業員が「仕事の一環としてテストと検証を行うため」という「唯一の目的」で提供した機器の量に関する事実認定を信用し、判決後の上訴は救済を得るための適切な代替手段であると裁定しました。移送の問題(地域巡回法の下で検討)については、「正しい結果が一つしかないようなケースではない」と指摘し、明らかな裁量権の逸脱を立証できないとして却下しました。

この判決には反対意見を述べる判事も

Lourie 裁判官は反対意見を述べ、「最も基本的なことは、Monolithic は、テキサス州西部地区で訴えられるために法令が要求しているように、テキサス州西部地区に通常かつ確立した事業所を有していないことである」と主張しました。彼の見解では、「我々は、従業員が自宅に保管しているものの詳細によって、法令の要件が損なわれるのを黙って見ているべきではありません」。また、司法の効率性から、法令で認められていない裁判地で裁判を行い、適切な裁判地で再審理することを認めてはならないと指摘しました。Lourie判事は、求人広告や裁判地での製品・機器の保管など、連邦地裁が依拠した事情は、裁判地が不適切とされたCelgene v. Mylan Pharms (Fed. Cir, 2021)と意味的に異ならない、と推論しました。同裁判官は、「連邦地裁はさらに、被告の主張される事業所の地区における性質及び活動を、他の開催地における被告の他の事業所のそれと比較して考慮しなかったことが誤りである」(Cray, 871 F.3d at 1364を引用)、と指摘しました。むしろ、Lourie 裁判官が説明したように、「完全性を期すために、Cray 裁判官が従業員の自宅を被告の通常の事業所として『批准』することに言及したのは、法の基本要件の回避を受け入れるための漏れやすいふるいにすることを意図したものではない」のであると指摘しています。

リモートワークの普及を考慮し、Lourie判事は、マンダム令状は「裁判所の明確な判例の統一性を維持するために重要である」と説明しました。

実務上の注意点

特許訴訟を予期または開始する企業は、企業がその地区に通常の事業所を有していない場合でも、リモート労働者がその地区の裁判地を支持する可能性があることを認識する必要があります。

参考記事:Remote Employees Support Patent Venue

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