先行特許文献が仮出願の内容も含める条件とは?

IPRにおいて、IPRの開始を審議するInstitutionの段階における審査会の先行技術文献の取り扱いが問題になりました。特に、先行文献である特許が仮出願で開示された内容を含むものなのかが問題になりました。

判決:Neumodx Molecular, Inc. v. Handy Lab, Inc., IPR2020-01133, Paper 23 (Aug. 6, 2021)

この判決において、重要な先行特許文献の中で仮出願を特定しており、そのすべてが「参照により組み込まれていた」(incorporation by reference)ため、再審理の結果、審査会は、先行文献である特許が仮出願で開示された内容を含むものとして解釈し、IPR開始を拒否するという前回の決定を覆しました。

経緯

このケースが始まり、最初にIPR開始(Institution)を審議するにあたり、審査会は、申立人が先行技術が新規性目的のために仮出願を必ずしも組み込んでいることを立証できなかったと判断し、IPR開始(Institution)を拒否しました。この認定はIPR開始を妨げるのに十分なものであったため、審査会は、申立人がIPR手続きにおいて勝つための合理的な可能性を確立したかどうかについては言及しませんでした。

しかし、この決定に関して再審理が行われ、参照による組み込み(incorporation by reference)に関する法律を審査会が誤って理解していたかどうかが問題になりました。

この問題について、審査会は、法律は参照による取り込み(incorporation by reference)が、取り込まれる正確な文章や取り込みに関連する正確な実施形態を特定するほど具体的であることを要求していないと説明。その代わりに、参考文献を特定し、その全体が組み込まれていることを示すだけで十分であるとしています。このような組み込みの範囲は「広い」ですが、「曖昧さがなく」、「明白に十分である」ことが求められます。

今回のケースで、申立人の提案した先行技術は、いくつかの仮出願を特定しており、そのすべてが「参照により組み込まれている」(incorporation by reference)ことから、審査会は、当初のIPR開始の判断が法律を誤って理解していたと判断。そのため、前回の決定を覆し、仮出願は新規性目的の先行技術公開の一部であるとしました。そして、不必要だったため議論されなかった、新規性の主張に勝てる合理的な可能性(reasonable likelihood of prevailing on its anticipation argument)に関しても審議をおこない、審査会は、申立人が仮出願に基づいて、新規性の主張に勝てる合理的な可能性を確立したと判断しました。

参考文献:PTAB Grants Institution on Rehearing—Incorporation by Reference Saves the Day

ニュースレター、公式Lineアカウント、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

公式Lineアカウントでも知財の情報配信を行っています。

Open Legal Community(OLC)公式アカウントはこちらから

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

特許出願
野口 剛史

自動化OA応答ツールでOA対応の効率を劇的に上げる

特許に関わる業務、特にOA対応に関しては、自動化ツールの活用は有効だと考えています。OA対応の「質」に影響しないところで時間がかかっていたところを自動化ツールを使うことで作業の簡略化を行い、そこでできた時間やリソースをOA対応時の主張を更に磨く作業やクレーム補正にあてることでより「質」が高く素早いOA対応ができることが期待されています。

Read More »
laptop-typing
未分類
野口 剛史

忘れられないためのEmailニュースレター

前回のブログアイデアでも簡単に紹介したEmailニュースレターの知財プロフェッショナルとしての活用方法に注目します。ニュースレターもブログと同様、文字ベースの専門的な情報を発信するのに適しているので、弁理士のような専門性が必要な業種と相性がいいメディア媒体です。しかし、なぜか知財系のブログではEmailニュースレターを発行しているところをあまり見かけません。

Read More »
contract-signing
契約
野口 剛史

AIA再審査を回避する契約書の書き方

通常特許の権利行使を受けた際、IPRやPGRといったシステムを使って特許庁(PTAB)で問題の特許の再審査を行うことができます。しかし、ライセンス契約等でそのようなPTABにおける再審査を受ける権利を放棄することは可能なのでしょうか?

Read More »