CAFC判決:訴状は特許侵害を証明する事実を記載する必要はない

7月13日、米連邦巡回控訴裁判所は、Bot M8 LLC v. Sony Corporation of Americaにおいて、特許権者のpleadingの基準を再確認しました。訴状は、侵害を証明する事実を記載する必要はなく、侵害を主張する者に、どのような行為が侵害として訴えられているかを知らせるものであれば十分であるとしました。

注目すべき点は、侵害の要素ごとのpleadingを必要としないことです。申し立てられた事実の証明が不可能であったり、復帰の可能性が低い場合であっても、pleadingは十分。この基準を適用した結果、連邦巡回控訴裁は、特許権者の特許侵害を主張する4つの訴因のうち、2つの訴因の棄却を覆しました。

概要

特許権者であるBot M8 LLCは、当初、5つの特許の侵害を主張してニューヨーク南部地区でソニーを提訴しました。この訴訟はカリフォルニア州北部地区に移送されました。後に、同地裁はBot M8に訴状の修正を命じ、修正された訴状を受け取ったソニーは、修正された申し立ては結論だけしか示されておらず、救済のためのもっともらしい請求を示すのに十分な事実上の申し立てに支えられていないと主張し、請求不履行を理由に棄却を申し立てました。

連邦地裁は、4つの特許に関してこの申し立てを認め、Bot M8に申し立てを補足する再度の機会を与えませんでした。5つ目の特許については、連邦地裁は、その特許が抽象的なアイデアに向けられたものであり、35 U.S.C. § 101の下では無効であると判断し、略式判決を下します。

控訴審において、連邦巡回控訴裁判所は、Bot M8が主張した特許のうち2件について連邦地裁の棄却を支持しましたが、他の2件については地裁の判決を覆しました。連邦巡回控訴裁判所は、連邦地裁がBot M8に対し、Bot M8が侵害を主張するクレームの全ての要素を「訴状の中で説明する」ことを要求したこと、またはそのような要素ごとの説明ができない理由を説明することを要求したことは誤りであるとしました。

連邦巡回控訴裁は、手続き上、原告に「主張されたクレームの各要素が満たされていることを立証する事実」を要求していないことを繰り返し判決文で述べています。その代わりに、原告は、侵害を訴えている活動について十分な通知を行い、十分な事実内容で根拠を裏付ける必要があるとしています。

このためには、クレームの要素を述べ、被告人の方法や装置がそのような要素を満たしていると結論づける以上のことが必要となりますが、事実に関しては、確率的に侵害を証明するレベルにまで達する必要はありません。裁判所は、このような主張に必要とされる詳細なレベルは、技術の複雑さ、主張されたクレームを実施する上での特定の要素の重要性、侵害されたとされる装置の性質などの要因に応じて異なるとしています。

教訓

訴状を準備している特許権者、または訴えれてた被告は、本件で連邦巡回控訴裁が繰り返し述べた指針に注意する必要があります。特許権者は、被告人の方法や装置が特定のクレームに合致するという結論ありきの主張でクレーム文言をオウム返しにすることと、侵害の主張と矛盾すると判断されるような過度に包括的な主張をすることの間で、バランスをとる必要があります。一方、被告側は、訴状をよく見て、結論に至らない主張やクレーム要件と矛盾する可能性のある主張がないかどうかを確認する必要があります。

参考文献:IP Alert: Federal Circuit Reaffirms Patent Owners Need Not Prove Infringement at the Pleading Stage

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