今回はIBM社の特許審査履歴を解説しました。
２０２２年７月５日に発行されたIBMの特許です。今回は審判があり、とても長い解説になっています。審判は高額で時間もかかる手続きなので敬遠している企業も多いと思います。しかし、今回のように、１）拒絶があってもクレーム補正を行わず、２）リファレンス文献の解釈が出願人と審査官の間で大きく異るような場合は、最終拒絶後の審判は正しい判断だったのかもしれません。
１回目の拒絶の後にIBMは審査官を否定する強めの主張を行っているのですが、個人的にはそのようなOA対応をする前に、審査官とインタビューを行い、リファレンス文献の解釈に関する溝を埋めるような努力もあったほうがいいのではと思いました。
しかし、インタビューをするのであればそれなりにクレーム補正のアイデアを用意しておきたいのが心情なので、もしIBMがクレーム補正なしで権利化したいというような状況であったのなら、インタビューはやるべきではなかったかもしれません。
詳しくは、この解説を見てください。
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アメリカで医療診断に関する発明を権利化することは、特許適格性 (patent subject matter eligibility) のハードルが高く、とてもむずかしいです。今回紹介するケースでも残念ながら権利化には至りませんでしたが、明細書に具体的な治療法を開示し、それをクレームすることで権利化できる可能性があったことを強調しています。
30年近くの間、被告の製品のデザインに商標が含まれていることは、意匠特許（design patent）侵害の分析においてあまり意味を持ちませんでした。しかし、今回紹介するケースにおいて、陪審員が商標の外観や配置が、特許デザインとは「異なる視覚的印象を普通の観察者に与える」可能性があるかどうかなどを検討したことで、その状況が変わりました。
