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賠償金の分析アプローチによって異なる非侵害代替品の基準とその役割

特許訴訟において賠償金を決定する際、合理的ロイヤリティ分析および逸失利益分析の両方において、非侵害代替品が考慮されることがあります。しかし、米国地方裁判所の判例によると、非侵害代替品の役割は、2つの分析の間で異なることが示されています。合理的ロイヤリティ分析において、裁判所は次に最良の利用可能な代替品を考慮しますが、多くの要因の一つとして扱われ、逸失利益の決定における非侵害代替品と同じ基準を必ずしも満たす必要はありません。逸失利益分析においては、非侵害代替品の入手可能性は「はい」か「いいえ」の問題となり、非侵害代替品として認められる基準が高くなる傾向があります。そのため、当事者は、求める損害の形式に基づいて、非侵害代替品の適切な解釈を適用する必要があります。

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非侵害代替品(non-infringing alternatives)の検討は、合理的ロイヤリティ分析(reasonable royalty analysis)および逸失利益分析(lost profits analysis)のいずれにおいても、特許訴訟に関連する金銭的損害を決定する上で有益な情報となり得ます。しかし、以下の判例は、非侵害代替品をロイヤリティ分析で検討する場合と逸失利益分析で検討する場合とでは異なる役割を果たすことを示唆しています。

非侵害代替品はどのような基準で「受容可能」(“acceptable”)とみなされるべきか?

テキサス州東部地区連邦地方裁判所において、Joe Andrew Salazar v. HTC Corporationの案件で、Joe Andrew Salazarは、HTC Corporation(以下「HTC」)がHTCの各種スマートフォンモデルの製造・販売を通じて双方向通信に関する特許を侵害しているとして訴えました。Salazar氏は、HTCが提案した非侵害の代替案は、クレームされた制限の利点の一部を提供しないため「受容可能」(“acceptable”)ではなく、そのため、これらの代替案に関するHTCの損害賠償専門家の意見は除外されるべきであると主張しました。これに対しHTCは、侵害とならない代替案は、「受容可能」とみなされるために特許機能を有している必要はないと反論しました。

この対立について、裁判所は、Salazar氏の2つの失敗を理由に彼の申し立てを却下しました。

まず、裁判所は、HTCの損害賠償専門家の意見は逸失利益分析とは関係ないと指摘し、「許容できる非侵害代替品」の概念は、Panduit分析の下で逸失利益を回復するための基準であると説明し、原告の申し立てを却下しました。妥当なロイヤルティ分析において、裁判所は次善の代替品を考慮しますが、それは必ずしも逸失利益の決定における非侵害代替品と同じ基準を満たすとは限らないかもしれないのです。この意見を支持するために、裁判所は、特許損害賠償に関する2つの判例に依拠しました:Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Products Co.(「特許発明とその次善の代替品(next-best alternative)を比較することによってのみ…裁判所は、特許権者の独占権の市場価値、したがって期待利益または報酬を識別することができる…」)とGeorgia Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp(「同様の結果を得るために用いられていた古い様式または装置(もしあれば)に対する特許物件の有用性および利点」)です。この2つのケースから、Panduitで示された「許容できる」非侵害代替品の定義は、HTCの損害賠償専門家の合理的ロイヤリティ意見には適用されませんでした。裁判所は、次善の代替案(next-best alternative)は、その代替案がPanduitの「受容可能性」と同じレベルを満たしているかどうかにかかわらず、考慮されるべきであると指摘しました。この場合、HTC の損害賠償専門家が特定した次善の代替案は、クレームされた特定の機能を欠いていたにもかかわらず、関連性があるものとして考慮されました。

第二に、仮に次善の代替(next-best alternative)がPanduitの下で「受容可能」でなければならないとしても、裁判所は、Salazar氏が、その欠けている機能が消費者が求めている機能であることを証明できなかったと判断しました。裁判所は、逸失利益分析における非侵害代替品の「許容可能性」に決まった定義はありませんが、特許権者が消費者が特定の利点を具現化した製品を特に望んでいることを示すことができれば、望まれる利点がない非侵害代替品は「許容可能」とは見なされないと認めました。しかし裁判所は、Salazar氏が、消費者が代替品にかけている機能を特に望んでいる証拠を提示しなかったと判断しました。そのため、合理的ロイヤリティの決定において、Panduitの下で「許容できる」次善の代替品という要件があったとしても、Salazar氏はその立証責任を果たせなかったといえます。

非侵害代替品のありかたは逸失利益の分析と合理的ロイヤリティでは基準が異なる

カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所における最近の判決でも、逸失利益の決定と合理的ロイヤリティの決定における非侵害代替品の役割が異なることが強調されており、裁判所は、逸失利益に関連する模範的な指示と合理的ロイヤリティに関連する指示を混同する陪審員指示案を却下していますColibri Heart Valve LLC v. Medtronic CoreValve LLC et al.の件では、Colibri Heart Valve LLC(「Colibri」)は、Medtronic CoreValve LLC(「Medtronic」)が人工心臓弁及びその使用方法に関する特許を侵害したと主張しました。Colibriの損害賠償専門家は、合理的なロイヤルティという形で損害を与えるべきと見解を述べました。そして、Colibri は、Medtronic が侵害しない代替品が利用可能であることを証明する責任を負うと陪審に指示することを提案しました。これに対し、Medtronicは、Colibriが合理的なロイヤルティではなく、逸失利益に関連するモデル指示と権威に依存していると主張します。Medtronicは、合理的ロイヤルティ分析における非侵害代替品の利用可能性は考慮すべき多くの要因の一つに過ぎないのに対し、逸失利益分析では非侵害代替品の利用可能性は「イエス」「ノー」の二者択一の問題であり、この区別は重要であると主張しました。Colibri はまた、侵害しない代替品が「許容できる」とはどういうことかについて陪審員を指導することを提案したが、これも逸失利益に関する当局や模範的な指導に依拠したものでした。

最終的に、裁判所は、逸失利益に関する判例およびモデル指示への Colibri の依存は、合理的ロイヤリティ分析の文脈では適切ではないとして、Colibri の提案した文言を却下しました。その代わりに、裁判所は、Colibri が提案した文言は用いず、合理的ロイヤリティに関するモデル指示を採用しました。

まとめ

これらの事例は、逸失利益と合理的ロイヤリティ分析に適用される非侵害代替品の役割は、必ずしも同じではないことを示しています。そのため、当事者は、求める損害賠償の形態に基づき、非侵害代替品の正しい解釈を適用することに注意を払う必要があります。
参考記事:Case Law on the Role of Non-Infringing Alternatives Under a Reasonable Royalty Analysis versus a Lost Profits Analysis – Ocean Tomo

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