アメリカにおけるマルチ従属クレームは一般的ではありませんが、PTABにおけるIPR2020-01234に関する判決で、複数のクレームに従属するクレームの限定事項は別々に考慮する必要があることが示されました。また、特許庁のVidal長官はこの判決を先例として指定しました。この判決は、35 U.S.C. § 112の第5項の言語を解釈し、代替参照されるクレームを別々に考慮することが、法律の歴史と現在の米国特許商標庁の指導および実務に一致していることを示唆しています。
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米国特許商標庁（USPTO）のVidal長官はこのほど、IPR2020-01234における特許審判部（PTABまたはBoard）の決定を先例として指定しました。この決定は、35 U.S.C. § 112の第5項の文言を解釈し、マルチ従属クレーム（multiple dependent claim）に参照により組み込まれた各クレームの制限を個別に検討することを審査会に要求しています。
問題となった特許は、米国特許番号9,179,711で、四肢の動きを十分に抑制し、驚愕反射を抑制し、手と口の動きを可能にすることにより、乳児が親指を吸うことで自己回復できるようにする、新規または代替のスワドリングスーツに関するものです。
特許権者は、2017年、マサチューセッツ州連邦地方裁判所に、特許権侵害を理由に提訴しました。訴訟で訴えられた被告は、IPRの申立人になり、PTABにおいて、クレーム1～18の有効性を争いました。そのIPRの結果、クレーム2が自明であるとして特許不許可としました。
しかし、IPRの申立人は、クレーム1、17、18が特許不可であることを十分に立証することができませんでした。クレーム3～16は、特許の独立クレーム1または2に依存するマルチ従属クレームであるため、PTABは、クレーム2が特許不可であるというPTABの決定のみに依存して、これらを特許不可としました。 このPTABの判断に納得いかない特許権者は、PTABが代替的に、これらのクレームが独立クレーム1に依存しているという事実を誤認または見落としていると指摘し、特許庁長官に再審査を申請しました。
この申し出を受け、Vidal特許庁長官は、当事者に対し、(1)特許権者が依拠するマルチ従属クレームを規定する35 U.S.C. § 112, fifth paragraphの解釈が今まで取り扱われなかった問題（issue of first impression）であるかどうか、(2)もしそうなら立法経緯、適切な法令、規制、および政策的問題や説得力のある権威について、またそうでなければ特許権者の解釈について特に権威ある判例について言及するよう求めました。
今まで取り扱われなかった問題（issue of first impression）
代替的に参照されるクレームのそれぞれについて、マルチ従属クレームの特許性を検討したPTABの判断は、今まで取り扱われなかった問題、つまりissue of first impressionでした。
審査に際し、特許権者は、本件はユニークであり、米国連邦巡回控訴裁判所も過去にこの問題を扱っていないと主張しました。 さらに、特許権者は、「マルチ従属クレームを独立して検討し、複数の従属クレームの特許性に関していかなる判断も下すことを拒否」した多数の過去の審査会決定を挙げました。 その一方で、IPRの申立人は、クレームの本文に代替的に記載された制限を扱う一連の連邦巡回控訴裁判所の判例を挙げました。
結局、これらの連邦巡回控訴裁の判決はいずれも、「マルチ従属クレームの1つのバージョンだけが特許不可であるとの認定に基づいて、マルチ従属クレームのすべてのバージョンが特許不可であると断言していました」。したがって、Vidal長官は、連邦巡回控訴裁は、本件に見られる状況を以前に扱っていないとの見解を示しました。したがってこれは、issue of first impressionとして取り扱われることになりました。
マルチ従属クレームに関して特許性に関する個別の検討を行うべき
さらに検討した結果、Vidal局長は、35 U.S.C. § 112の平易な表現と、35 U.S.C. § 282および36 C.F.R. § 1.75（c）の表現が、マルチ従属クレームの代替従属（alternative dependencies）の特許性を個別に検討することを明らかに支持すると判断しました。この法解釈は、連邦巡回控訴裁の判例、立法経緯、USPTOのガイドラインと実務に合致しています。
まず、この問題を扱う様々な法律を包括的に検討した結果、長官は、112条がマルチ従属クレームの各代替従属の特許性を個別に検討することを要求していると判断しました。 特に、112条5項を「個々の従属クレームのいずれか1つの特許性を認めない」と読むことは、「特許の各請求項」が無効な請求項に従属する場合であっても、その有効性を推定することを義務付けている35 U.S.C. §282と矛盾すると述べています].
両当事者とも、そこに示された解釈を正面から取り上げた司法上または行政上の決定を特定していませんでした。
第二に、いずれの当事者も、直接的に論点となる司法上または行政上の判例を特定しませんでしたが、特許権者は、このような解釈を支持する連邦巡回控訴裁の判例を提供しました。CAFCは、「特許の各クレーム（独立型、従属型、マルチ従属型のいずれであっても）は、他のクレームの有効性とは無関係に有効と推定され、（そして）マルチ従属クレームは、無効なクレームに従属しても有効と推定される」と強調しました。 さらに、CAFCは、「クレームの有効性に個別に対処しない」ことは誤りであり、35 U.S.C. § 282に反すると説明しています。これら2つの決定は、マルチ従属クレームの特許性は、代替的に参照される各クレームに ついて個別に検討されるべきであると示唆するものです。
最後に、Vidal長官は、代替参照クレーム（alternatively referenced claims）を個別に検討することは、法令の立法史と現在のUSPTOのガイダンスおよび実務の両方に合致すると指摘しました。
結論
2023年2月24日、Vidal長官はこの決定を先例として指定し、35 U.S.C. § 112, fifth paragraphに基づき、審査会はマルチ従属クレームにおける代替従属の特許性を個別に評価しなければならないことを確認しました。これは、法令の平易な文言、連邦巡回控訴裁判所の判例、立法経緯、USPTOの手続きに基づくものです
マルチ従属クレームの作成を検討している実務家、またはそのようなクレームを持つ特許を訴訟している訴訟担当者は、この判決を考慮に入れておく必要があります。
