地裁以外の権利行使を考える:ITC入門 知っておきたい5つのポイント

コロナ禍で地裁における知財を含めた民事訴訟の手続きが滞っている中、ITCが注目を集めています。実際にITCを活用して救済措置を求めることを検討する場合に考慮する点は様々ですが、5つのポイントを知っておくと便利です。

ITCは特許以外の様々な知財にも対応している

多くの企業は、ITC を、特にハイテク製品に関する特許侵害訴訟を提起する場所と考えています。しかし、ITCへの申請件数が増え続けていることからもわかるように、ITCは他の様々な場面でも活用でき、特許だけでなく、著作権、商標、トレードドレス、トレードシークレットなどの侵害にも対応できます。

General Exclusion Orderはとても強力

さらに、ITC は、知的財産権の保有者が、General Exclusion Order を取得できる唯一の米国機関です。General Exclusion Order(一般排除命令) とは、メーカーや販売者がITCの調査の対象になっているか、あるいはその存在をITCに知られているかにかかわらず、すべての侵害製品の米国への持ち込みを禁止することができるとても強力な命令です。

知っておきたい5つのポイント

このように特許侵害以外でもメリットが得られるITCですが、実際にITCを活用して救済措置を求めることを検討する場合、以下の5つのポイントを知っておくべきです。

  1. 偽物、偽造品、コピー商品と戦う場合:一般排除命令はこれらに対する強力な救済策となります。
  2. 差止命令を得ることが重要な場合:ITCはeBay要素を適用しないため、侵害を証明した権利者はこの追加のハードルをクリアする必要がありません。 eBay要素とは、地裁で差止命令を得る際にクリアーしないといけない条件。地裁における差止命令が難しくなってきている原因の1つに、判例的にこのeBay要素をクリアーすることが難しくなってきているという事実があります。
  3. スピードが重要な場合:ITC の調査では、訴状が提出されてから 10 カ月以内に裁判が行われ、16カ月以内に最終命令が発効されます。また、ITCはIPRが行われても手続きを停止しないため、PTABで行われるIPRの手続きによりITC調査が遅延することはありません。
  4. 医療・医薬品関連の案件:昨年のITC調査では、5件に1件の割合でこれらのカテゴリーの製品が取り上げられており、訴訟事件に占める割合は着実に増加しています。
  5. 小規模で広範囲に所在する多数の侵害者が関与するケースの場合:手続き上の問題から地裁で訴訟を起こすと、単一の訴訟に「まとめられない」可能性が高いので、複数の地裁訴訟を行うよりも、ITCでひとまとめにした方がいい可能性があります。ITCの管轄権は全米に及び、個々の侵害者が米国内のどこにいるかに関わらず、すべての輸入製品を扱うことができます。

参考文献:”Considering the Alternatives: A Primer on the ITC – 5 KEY TAKEAWAYS” by Aarti Shah. Kilpatrick Townsend & Stockton LLP

ニュースレター、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

再審査
野口 剛史

契約上の仲裁合意はPTABの審査開始決定を拘束しない

ライセンス契約には仲裁条項が含まれていることがほとんどで、特許の有効性に関しても仲裁が用いられると明記されていることが多いです。しかし、CAFCは、IPR手続きは契約に拘束されないので、仲裁をおこなわなくてもPTABにおけるIPRが行えるという考え方を示しました。

Read More »
estopel
Uncategorized
野口 剛史

PTAB手続きによるcollateral estoppelのリスク

PTABの手続きにおいて、過去に同じ問題が争われている場合、collateral estoppelが適用されるか注意する必要があります。今回はCollateral estoppelが適用された判例を通して、どのような時にcollateral estoppelが適用されるか考察してみます。

Read More »