特許法には複雑な要素が多く、特に親特許からの継続出願をした場合、自明型二重特許（obviousness type double patenting, ODP）を考慮する必要があります。最近の判例や過去の関連判例や特許法を見ると、親出願からの継続出願はODPの暗黙の了解であり、Terminal Disclaimerが必要になります。しかし、分割出願をおこなったり、発明別に新規の出願を行うなどの対策を取ることができれば、Terminal Disclaimerを回避できる可能性があります。
自明型二重特許とは？
自明型二重特許（obviousness type double patenting、約してODP）は、既存特許のクレームとは特許的に異なるクレームによって特許期間が不当に延長されることを防ぐ司法上のセーフガードとして機能します。この原則は公共政策に根ざしており、特許権者が正当な期間を超えて発明やその明白な改変を独占することを防止し、特許の満了時に公衆が発明やその明白な改変に自由にアクセスできるようにすることを目的としています。
特許や出願が事実上同一の請求範囲を共有し、共通の発明者を持つか、共同研究契約下にある場合に問題になります。この原則は公共政策に根ざしており、特許権者が正当な期間を超えて発明やその明白な改変を独占することを防止し、本質的に同一の発明に対して複数の当事者が特許を主張することを防ぐ役割を担っています。ODPの指摘があった場合、特許権者は、Terminal Disclaimerを提出することで、ODPは解消できます。
継続出願とODPの暗黙の了解
親特許からの継続出願の場合、ODPが継続特許に適用されることを暗黙の了解として認めます。このため、最終的に親特許に対するTerminal Disclaimerが必要となります。このことは、法定規定、判例法、実務でも示されており、例えば、35 U.S.C. 第101条における各発明について「特許」を受ける権利を規定している部分では、その性質上、継続特許をこの規定から暗黙のうちに除外しています。
セーフハーバー条項とその限界
また、第121条のセーフハーバー規定は、「分割」特許に明示的に留保されているため、継続特許には適用されません。この法律のニュアンスにより、継続出願はODPチャレンジのリスクにさらされ、セーフハーバー保護を受けるためには分割出願として適切に指定される必要があることが強調されています。
継続特許に関する連邦巡回控訴裁判所のスタンス
過去の連邦巡回控訴裁（CAFC）の判例を見てみると、親特許に対するODP異議申立に直面した継続特許を一貫して無効としてきたことがわかります。このような司法スタンスは、特許期間の不当な時間的延長を防ぎ、実質的に同一の発明をめぐる訴訟の多重化を回避するという政策に基づくものです。
特に、最近のIn re Cellect判決は、CAFCが親特許に対するODPの継続特許の無効を支持した、模範となる判決です。この判例は、ODPに対処することの重要性を浮き彫りにしており、親出願から新たな出願を行うときに、Terminal Disclaimerを提出することを理解して継続出願を行うか、セーフハーバー規定を利用するために継続出願ではなく分割出願として出願できるかを適格に判断することが求められています。
戦略的な考慮によるODP対策
ODPを回避するには、1) 出願人は、異なる発明に対して別々の出願（新規出願）を行うことがまず考えられます。ただし、新規の出願はすでに出願している特許の優先権を得ることはできないので、特許の観点から発明が独立している必要があります。
また、親出願をベースにした出願であっても、継続出願ではなく分割出願なら第121条のセーフハーバー規定を活用できるので、ODPの対象にならない可能性もあります。しかし、この場合、分割出願としての条件を満たすように、親出願でクレームされた内容とは異なる特徴をクレームする必要があります。
