特許権者が競合他社の侵害疑惑を顧客に通知することはゆるされるのか?

2023年2月17日、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、Brian C. Buescher判事が控訴人原告に対する仮処分を認めた事件番号8:22-cv-00314-CRZのネブラスカ地区連邦地方裁判所の決定を取り消しました。 CAFCはその命令の中で、原告が控訴人被告が特許侵害者であり、訴えられる可能性があることを顧客に示唆することを禁止したことについて、連邦地裁は裁量を逸脱したと判断しました。

判例:Lite-Netics LLC v. Nu Tsai Capital LLC

2022年8月、ホリデー用ストリングライトのメーカーである原告は、2つの関連特許(779号特許と264号特許)の侵害で競合他社である被告を訴えました。 各特許は、一緒に吊り下げられるように設計された電球器具アセンブリをクレームしており、各アセンブリは、吊り下げを容易にするための磁気ベースを有しています。 被告のホリデーライト製品は、2つの半円板磁石を使用しており、2つの磁石の間には、主張特許の図に示されている単一の全円板磁石ではなく、水分を排出することを意図した排水孔があります。 原告は、被告のホリデーライト用マグネットクリップ製品も侵害で訴えましたが、このクリップ製品は、非磁性ホリデーライト器具に取り付けることができ、1個の磁石を備えています。

特許侵害で訴えた被告の顧客に通知したことが反訴に発展

原告は、提訴後、被告の顧客でもある顧客(特に、照明を販売する店舗)に対して、被告が市場において侵害の疑いのある競合者であることを通知し、原告が特許権を行使する意思を表明する通知を送付しました。

これらの通知の送付後、被告は連邦地方裁判所に、州法に基づく不法妨害や名誉毀損などの反訴を提起し、これらの反訴に基づき、原告による特定の侵害主張の声明に対する一時停止命令(temporary restraining order ) および仮差し止め(preliminary injunction)を求めました。連邦地裁は、一時停止命令を認め、その直後に、原告が、被告が特許侵害者であること、被告が原告の照明をコピーしたこと、被告の顧客が訴えられる可能性があることを示唆することを禁止する仮処分を出しました。

この連邦地裁の判決は上訴され、CAFCで審議されました。

悪意(bad faith)があることが示されないのであれば連邦法の特許法が優先される

CAFCは、連邦特許法による取り決めは、申立人が特許権者が悪意(bad faith)を持って行動したことを示すことができない限り、州法の不法行為請求よりも優先されるべきとしました。この点に関する見解は地裁もCAFCと同じで、CAFCは地裁が正しい判断をしたと認めています。

しかし、問題だったのは次の点です。連邦地裁は、原告の侵害の主張は明らかにメリットがないため、その主張は悪意(bad faith)によるものであり、したがって州法が適用されるべきと結論づけました。 その上で、連邦地裁は、被告が不法妨害と名誉棄損の主張で成功する可能性が高いと判断し、仮処分命令を出すべきであると判断しました。

悪意(bad faith)は客観的な根拠が必須

この悪意(bad faith)という問題に関しCAFCは、「侵害に関する言論に州の不法行為法を適用するための前提条件として、悪意の証明という要件は、部分的には憲法修正第1条の原則に基づくものである」と説明しました。 また、CAFCは、「この文脈における悪意には客観的要素と主観的要素の両方があるが、前者は閾値要件(threshold requirement.)である」と詳しく説明しています。 そして、CAFCは、特許侵害の主張が客観的に根拠がないのは、「合理的な訴訟代理人が本案での成功を現実的に期待できない」場合のみであると説明しました。

控訴審で原告は、少なくとも’779特許に関する侵害の主張は客観的に根拠がないとは言えないと主張し、 CAFCはこれに同意します。

具体的には、CAFCは、仮処分が、’779特許に関して連邦地裁が不適切に下した3つの法的結論に基づいていると判断しました。(i)クレームされた「磁石」は、単一構造を持つ単一の磁石に限られるということ、(ii)原告は同等物の原則(doctrine of equivalents)に基づいて侵害を主張することを禁じられること、(iii)「付着」及び「一体的に付着」のクレーム用語は「接触以上の何か」でなければならない。

CAFCは、これら3つの争点に関する原告の立場は、訴訟の現段階(例えば、クレーム構成手続きや専門家によるディスカバリーの可能性の前)において、客観的に根拠がないことが示されていないと結論付けました。 この結論は、CAFCによれば、「クレーム構成、審査履歴禁反言、その他の問題についての根本的な論争を最終的に解決することなく、仮処分を取り消すことを要求する」ものであるとのことでした。

参考記事:FEDERAL CIRCUIT VACATES PRELIMINARY INJUNCTION BARRING PATENT OWNER FROM NOTIFYING CUSTOMERS OF COMPETITOR’S ALLEGED INFRINGEMENT

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