6月16日、Tillis、Leahy、Cornynの各上院議員は、”Patent Trial and Appeal Board Reform Act of 2022 “を提出しました。この法案が可決されると、IPRまたはPGR手続を開始するかどうかを決定する際にPTABが裁量の行使が修正され、長官が必要となり、禁反言が主張されるかもしれないと考える当事者も控訴権に関する規定が追加されるなどの変更がなされる予定です。
注目すべき点
後述するIPRの変更に加え、法案はPGR手続にも同様の変更を提案しています。注目すべきは、法案には以下のような新しい法律条項が含まれていることです。
- 並行手続に基づき却下されない制度(Institution Not to be Denied Based on Parallel Proceedings)
- 繰り返し申立ての制限 (Limit on repeated petitions)
- 長官による審査 (Review by the Director)
- 不服申し立ての権利 (Standing to Appeal)
法案は、315条を改正し、”Institution Not to be Denied Based on Parallel Proceedings “と題する小項目を追加するもので、「当事者間審査手続を開始するかどうかを決定するにあたり、長官は、いかなる点においても、進行中の民事訴訟又は337条に基づく国際貿易委員会での手続を検討してはならない。 特に、(1) [315(a)]項及び[315(b)]項に規定されるバー」、又は「申立人が申立で争った請求項の少なくとも1つに関して勝訴する妥当な可能性があるかどうか」に関して、と記載されています。
この規定は、Apple v. Fintiv事件におけるPTABの裁量を制限するものであり、審査開始の判断において、特に裁判期日、費やされたリソース、並行する連邦地裁及びITC手続における議論の重複を検討することを認めている点で注目されます。
また、同法案は、「繰り返される申立の制限」(Limit on repeated petitions) と題する規定を導入し、「長官は、同一の申立人、または同一の申立人の真の利害関係人もしくは私人によって別の日に提出された申立に基づき、一つ以上の同一の請求を含む当事者間審査または付与後審査を以前に開始した場合、当事者間審査の開始を許可することはできない」と述べています。法案提出者の声明によれば、この規定は、特許の同一クレームに対して同一当事者が行う複数の申立てを制限しようとするものです。
また、この法案は、PTABの構造を修正し、任命条項に適合させ、Arthrex最高裁判決のもとで認識されている問題に対処することを試みています。法案では、「長官によるレビュー」と題する新しいサブセクションを提案し、「長官は、長官のイニシアティブにより、（PTABの）決定をレビューし、修正または破棄できる」と明記し、当事者が314条に基づく制度決定と318条(a)に基づく最終書面決定について長官によるレビューを要求できるようにしました。また、長官の決定は、文書化され、「公的記録の一部とされ」、「[PTAB]の決定の見直し、修正、破棄の理由を記載する」べきであると規定されています。
法案は、319条も修正し、”Standing to Appeal “の規定を追加しました。上訴する権利は、少なくとも、他の者が決定の結果として315条（e）の下で当事者に対して禁反言を主張すると合理的に予想する不満のある当事者に及ぶものとする、と述べています。この規定は、上訴時に第三条が存在する場合の概要を示す現在の枠組みを、請願者が上訴する資格を有するように調整する試みであると考えられます。
その他の規定としては、クレーム解釈基準の変更、審査、再審査、差戻し決定のタイムラインの設定、特定の一方的なコミュニケーションの禁止、「いかなる代替クレームについても、101条、102条、103条、112条を含む特許性の証明責任は131条による審査と同じでなければならない」という規定があります。
IPRで争点になっているところがまとまっている
今回の法案は、IPRの問題になっている点に関して法整備をする目的で提出されたのだと思います。
上記に示した４つの点は、IPRで特に問題になる点だと思います。なので、これらの問題に関する法律による具体的なルールが明記されるのは、IPR手続きの透明化や一貫性に関して意義のあることだと思われます。
しかし、この法案が議会で審議され、法律化されるかはまだ不透明です。また、この原本のまま施行されるのではなく、修正が入るのであれば、どのように変更されるかも気になります。
この法案に関して進展がありましたら、また取り上げたいと思います。
