IPRの禁反言はIPR申請で特定されたが最終決定書では考慮されなかった特許クレームにも適用される

2022年8月17日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、35 U.S.C. § 315(e)(2)に基づくIPR禁反言(IPR estoppel )により、IngenioのIPRにおける最終書面決定でPTABが異議を唱えなかったとしても、 Ingenioの無効性主張は禁止されるとし、無効性の略式判決を下したCAFCの判決を覆し ました。

判例:Click-to-Call Techs. LP v. Ingenio, Inc., No.2022-1016 (Fed. Cir. Aug. 17, 2022)

Partial InstitututionができたときにPTABが検討しなかったクレームの取り扱いが焦点に

多くのIPR禁反言の判決と同様に、この事件は、当該IPRの具体的な手続き上の経緯に左右され、珍しい案件ではありますが、簡単な経緯とこの判例のポイントを見てみましょう。

Ingenio社は、IPR申請において、Dezonno社の先行技術に基づく無効理由と、Freeman社の先行技術に基づく無効理由の2組の主張に依拠していました。従属クレーム27については、Freemanの根拠のみに基づいて争われました。

Ingenioの申立ては、特定のIPRを部分的にしか制定しないというPTABの従前の慣行を覆したSAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018) の最高裁判決以前に行われ、実際、SAS以前の慣行に一致して、PTABはIngenioのIPRをDezonno事由にのみ制定し、PTABはその最終文書決定においてクレーム27について決して検討しませんでした。2014年10月28日に出されたその最終書面決定において、PTABはDezonnoの理由で異議を唱えられた全ての特許クレームを特許不成立と判断しています。

しかし、上訴手続きに時間がかかるため、PTABの最終書面決定が確定し上訴不能となったのは、SAS判決が下された後の2020年でした。そして、他の同様の立場の申立人は、PTABに対し、非立件事由(例えば、Freemanに対するクレーム27の特許性)を扱うよう指示するSAS後のリマンドを求めたが、Ingenioは、代わりにDezonnoに基づくクレーム27の無効の略式判決を連邦地方裁判所に申し立て、連邦地方裁判所はこの申し立てを承認しました。

PTABが検討しなかったクレームもIPR禁反言の対象なので、訴訟で争うことはできない

CAFCは、IPR禁反言が法律問題として適用されるとし、クレーム27に関する連邦地裁の略式判決 の付与を覆しました。連邦地裁は、連邦地裁が原告の排除の主張を§315(e)(2)に基づく法定IPR禁反言の問題ではなく、コモンローに基づいて分析したことが誤りであったと判断しました。そしてCAFCは、IngenioのIPR申請がクレーム27を特許不可とし、Dezonnoに基づく理由を提示したため、Dezonnoに対するクレーム27の異議申し立ては、「申立人が・・・合理的に・・・Partial Institututionの審査中に提起できた」ものであると判断しました。従って、Ingenioは、連邦地裁でそのような異議を申し立てることを禁じられました

CAFCは、IPR禁反言がクレーム単位で適用されることにIngenioが同意したとしても、 「本件の異常な手続き的状況」の下では、禁反言の問題は変わらないと指摘しました。特に、PTABが「SASによって訂正された法的な誤りにより」最終的な書面決定 にクレーム27を含めなかったという事実は、「Ingenioが審査会でクレーム27に異議を 申し立てようとしたことによって引き起こされた禁反言を免除するものではない」 としました。

CAFCは、2018年にSASが発行された時点でIPRはまだ係属中であったため、「IngenioはPTABの制度上の誤りを是正することができなかった」ことを認め、実際、裁判所は、Ingenioが口頭弁論で、PTABにクレーム27を扱うよう指示するSAS後のリマンドを求めることができたと認めたと判断しました。

参考記事:Federal Circuit Holds IPR Estoppel Applies To A Patent Claim Identified In An IPR Petition But Not Considered In The Final Written Decision

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