ベンチャー企業の設立当初から、創業者は多くの決断を迫られ、気をつけていないと、法的・経済的に大きなリスクを負うことになりかねません。このリスクは、技術系企業の知的財産に及ぶものもあり、企業の存続に関わる問題に発展することもあります。しかし、そのようなリスクが表面化するのは資金調達や買収のデリジェンスのタイミングであったりすることから、知財で問題があってもそれを修正するには手遅れになることがよくあります。そこで、今回はそのようなリスクを回避するためにハイテクベンチャー企業がやるべき知的財産権対策をいくつか紹介します。
会社を設立し知財を譲渡するのに早すぎるということはない
すべての人（個人貢献者、幹部、創業者、営業担当者など）が、現在形の譲渡文言で包括的な発明・知財譲渡書に署名し、関連するすべての知財権を会社に譲渡するようにします。
資金調達の際、創業者は、投資家が投資するのは会社であって、創業者を含む個人ではないことを忘れてはなりません。 会社がすべての権利を所有していることは大事なことです。 特許の場合、特許の共通の譲受人や所有者がいない場合、各発明者は特許に対する権利を有し、各発明者は特許に関する権利を実施したり、販売・ライセンスしたりすることができることを意味しています。 つまり、会社への譲渡がなければ、共同発明者は特許権を競合他社にライセンスしたり、販売したりすることができるのです。 特に、発明者がすでに会社を辞めている場合は、この問題を解決するのが難しく、あるいは不可能になり、取引が台無しになる可能性があります。 この問題は、ソフトウェア開発でも起こりうることです。著作物の創作者は、デフォルトで著作権の所有者となります。
第三者との共同作業は慎重に。NDAだけでは不十分
第三者、特に洗練された大企業と共同作業を開始する前に、開発したIPが当事者間でどのように所有／共有されるかを書面で定義する適切な契約を結んでいるべきです。
新興企業にとって、このような契約の締結はしばしば困難であり、遅延の原因となりますが、このような正式な契約を取り交わさないと、製品に組み込まれた技術の所有権や適切なライセンスを持っていないなど、破滅的な結果を招くことがあります。そして、一般的に言って、NDAはこれらの潜在的な問題から保護するのに十分ではありません。 NDAは、技術的な議論を深めるためのビジネス情報の交換を保護するものであり、その場しのぎの救済にしかなりません。言い換えれば、すでに騙された後であれば、訴訟を起こすことができ、事実と証拠に非常に恵まれ、そのような訴訟を起こす余裕があれば、勝つことができるかもしれません。しかし、そのような状況はまれであり、NDAだけに依存するよりも、 サービス契約、共同開発契約、または同等の取り決めなど、より実質的な契約を締結し、所有権および結果として生じる知的財産のライセンスを管理する必要があるでしょう。このような契約は、より強力な権利保護を提供します。
オープンソースソフトウェアの取り扱いに注意すること
特に、ビジネスや製品がソフトウェア（分散型またはホスト型）に根ざしている場合、製品に使用されているオープンソースソフトウェア（OSS）をしっかりと理解する必要があります。
OSSは、一般的な開発作業を効果的に効率化できるため、多くの開発者がOSSの利用を好んでいます。しかし、OSSのライセンスによっては、OSSをベースにした表向きはプロプライエタリな企業ソフトウェアを、同じオープンソースライセンスの下で一般にライセンスすることを求めるものがあります（いわゆる「コピーレフト」問題です）。 これは、ファイナンスやM&A活動を複雑にする可能性があります。新興企業は、取引上のデリジェンスで明らかになる前に、自社製品のオープンソース/コピーレフトの性質に気づかず、評価に問題を引き起こす可能性があります。極端な場合、OSSの不適切な使用は、企業の価値を大きく下げる可能性があります。 OSSの懸念に先手を打つ最善の方法は、以下の通りです。1）開発者が従いやすいOSSポリシーを確立すること、2）製品に使用されているオープンソースライブラリや、その使用を規定するライセンスを積極的に追跡し文書化すること。
非技術的な知財も忘れずに
特に、商標と著作権には注意しましょう。
重要な商号（trade names）については、早期に基本的な商標権の保護を申請し、ソーシャルメディアのアカウントやドメイン名も確保しておくようにしましょう。 商標のクリアランス調査を徹底的に行うリソースがない場合でも、クリアランス調査に先行投資することは、ネーミングやブランドを選択する上で重要な要素になります。簡単な検索をするだけでも、他者がすでに使用している可能性のある名称の基本的なアイデアを得ることができます。
発売直前、あるいは発売後に、競合他社やその他の第三者が、希望する商標、ドメイン、ソーシャルメディアアカウントをすでに所有しており、意図していた名称の使用ができないことが発覚することは、会社にとって避けたいものです。
良い書類をいくつか用意すること
万能の解決策や特定の状況に対する適切な法的アドバイスに代わるものはありませんが、いくつかのよく書かれたフォーム文書があれば、外部のパートナーやプロバイダーと関わり始める際に、基本的なレベルの保護を提供することができます。
NDA、請負業者/コンサルタント契約、従業員契約（すべて現在形の譲渡文言付き）の基本的なテンプレートなどから始めて、将来起こりうる重大な問題を回避するようにしましょう。
開発や事業を進めながら仮特許出願をおこなう
仮特許出願(provisional application)は、一般的な特許（non-provisional application ）とは異なり、正式な要件はほとんどなく、米国特許庁の審査も受けません。
基本的に、仮出願は、発明者が米国特許庁に優先出願日を取得することを許可する1年間のプレースホルダーです（競合他社や他の発明者に対して「自分の居場所」を確立するためのもの）。 発明者は、仮出願後1年の間に、発明を改良したり最適化したり、投資家や資金を確保して、仮出願以外の特許出願に伴うより高価な費用や出願手数料をまかなうことができます。 このように、仮出願は、資金繰りに苦しむハイテク企業（および成功した大企業）にとって、特許権を維持しながら、価値のある特許性のあるものを有しているかどうかを判断したり、強固な特許ポートフォリオを構築するための費用を賄う外部リソースを確保するための費用対効果の高い方法となります。
企業は、継続的な技術開発をカバーする仮特許出願を定期的に行うことで、出願期間を短縮し、段階的に知的財産を保護することができます。多くの法律や規則では、当事者が発明を事前に公開したことに基づいて、不注意にも特許権を放棄してしまうことがあります。このような公の場での開示には、公の場での使用、販売の申し出、展示会でのプレゼンテーション、会議での開示、その他会社の発明に関する公の場での議論などが含まれます。 また、急ぎの特許出願は、レビューと修正のための十分な時間をかけて作成された特許出願のカバー範囲にほとんど及ばないため、独自の問題、リスク、下流の課題を引き起こす可能性があります。企業は、特定の製品ロードマップのマイルストーンに仮出願を定期的に行うことで、急ぎの特許出願を回避することができます。
ここで、留意すべき重要な問題が一つあります。
仮出願は、一般的な特許の形式的要件をすべて満たす必要はありませんが、発明の優先日を確立するために、仮出願には十分な技術的説明を含める必要があります。このことは、国際特許保護を伴うIP戦略にとって特に重要です。なぜなら、他の国では、出願の内容が元の出願日を受ける権利があるかどうかを判断する際に、仮出願と一般的な特許を区別していないからです。理想的には、新規に提出する仮出願には、一般的な特許に含まれるのと同様に、広範な図やフローチャートを含む、技術の仕組みに関する徹底した説明が含まれます。費用対効果の高いアプローチとしては、ベンチャー企業のコア技術に関する実質的な技術的背景を記載した最初の仮出願を提出することが挙げられます。この内容は、その後の仮出願で再利用することができ、その都度、次の改良に関する詳細を追加していくことができます。
まとめ
これらの「すべきこと」と「すべきでないこと」は100％網羅されているわけではなく、各企業の状況はそれぞれ異なるため、資格を有する法律家による個別のアドバイスが必要です。しかし、上記のような管理体制を事前に構築することで、将来現れるかもしれない多くの潜在的な落とし穴に先回りして対処することができます。落とし穴を事前に回避することは、落とし穴にハマった時に対処するよりも賢い対策です。
参考記事：Avoiding Pitfalls: IP “Dos and Don’ts” for High-Tech Start Ups
