特許庁長官によるIPRに関する指示の発行手続きは裁判所で再審議可能(しかしその内容自体は再審議不可)

米国連邦巡回控訴裁判所は、米国特許庁長官の指示の内容は審査できないとしたが、指示を発行するために使用された手続きについては審査可能であると判断しました。その理由は、指示の手続きと内容は「完全に異なる」もののため、内容に関しては法律で裁判所における再審査が不可とされているものの、指示を発表するために長官が使用した手続きは審査可能であると結論づけました。

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米国連邦巡回控訴裁判所は、行政手続法(APA)に基づき、米国特許商標庁(PTO)長官の指示の実質(substance)は審査不能であるとする連邦地方裁判所の認定を支持しましたが、その審査不能の範囲が指示を出す際の手続きにまで及ぶとの認定は覆しました。

判例:Apple v. Vidal, Case No. 22-1249 (Fed. Cir. Mar. 13, 2023) (Lourie, Taranto, Stoll, JJ.)

特許庁で行われるIPRと地裁の矛盾は予期されていた問題で特許庁には裁判所で審査されない裁量が与えられている

当事者間審査(IPR)プログラムの創設により、発行後の特許の有効性を審査するための新たな道が開かれました。このプログラムの開始以来、議会は、特許審判委員会と地方裁判所での手続きが並行する可能性があること、そして、そのような手続きが矛盾する決定をもたらし、システムの効率を低下させる可能性があることを認識していました。しかし、議会は、このような状況を特許審判委員会と地方裁判所の間で解決することを、彼らの裁量に委ねています。

このような問題を克服するための1つの手段として、議会は、IPRを開始するかどうかを決定する際に、裁判所で審査不能な裁量を局長に与えました。最近、PTO長官は、この権限を活用して効率性を高め、駆け引きを減らすために、IPRを実施する際に考慮すべき事項を審査会に指示しようとしました。

PTO長官の指示の内容は裁判所による再審理はできないが、その指示を行った手順に関しては再審理可能

Appleと他の4社は、連邦地裁でこの指示に異議を唱えました。Appleは、PTO長官の指示はIPRの規定に反しており、恣意的かつ気まぐれで、APAの下で要求される通知とコメントによるルールメイキングなしに出されたため、APAに違反すると主張しました。

連邦地裁は、棄却の申し立てを行った後、Appleの異議申し立ては長官の行為に向けられたものであり、裁判所による再審理は不可能であると結論づけ、その判決を不服に、Appleは控訴しました。

控訴審において、CAFCは、Appleが訴訟を起こす資格があるかどうかと共に、指示に対するAppleのAPAの3つの異議申し立てをすべて検討しました。CAFCは、IPRの規定に反しているか、あるいは恣意的、気まぐれであることによって、指示がAPAに違反しているかどうかという問題は、長官の行動の実質に向けられたものであり、レビュー不可能であるという連邦地裁に同意しました。「314条(a)は、審査を行うかどうかという問題に関して長官に裁量権を与えている … : IPR審査を行うかどうかという長官による決定は、最終的かつ上訴不可能である。」と判決文で示していました。CAFCが指摘するように、この結論は、PTO長官が委任者に機関決定の方法について指針を与える必要性が十分に支持されていることに基づいています。

しかし、CAFCは、長官が審査会に指示を出すために使用した発表手順が審査不能であることには同意しませんでした。CAFCは、ガイドラインを発表するために機関が採用した手続きは、ガイドラインの内容とは「全く異なる」ものであると指摘しました。この区別を踏まえ、CAFCは、長官が指示を発表するために使用した手続きは再審理可能であると結論づけました。「政府は、314条(d)またはIPR法の他の部分に、一般的に適用可能な基準が存在する発表手順の選択について司法審査が行われないという明確かつ説得力のある証拠が存在することを証明していない。」と示しています。

連邦巡回区裁判所に残された問題は、Appleが長官の指示発表手順を異議を唱える立場にあるかどうかであり、裁判所はAppleがその立場にあると結論づけました。裁判所は、Appleが主張する脅威について集約することを拒否した後、「妥当性のある」分析を行いました。裁判所は、異議を唱えられた指示がIPRの開始を否決する件数を増やす可能性があると指摘し、Appleが侵害の主体となることが頻繁にあることを考慮すると、IPR手続きの減少によってAppleに引き起こされる損害は非推測的であると述べました。「我々は、関連する点でAppleが大規模に繰り返し参加しており、具体的な利益を有していることを法廷に認めることができる。何年にもわたって侵害の被告となり(それによって具体的な利益を有する)、その後、その訴訟で争われている特許クレームのIPRを申請してきたのである。」と述べています。

救済の可能性の問題について、CAFCは、通知・コメントによる規則制定手続きによって、Appleに有利な形でガイダンスが変更される「可能性」があると指摘しました。しかし、連邦巡回控訴裁は、連邦地裁と同様、長官の制度規則に対するAppleの異議申し立ての是非には触れませんでした。

参考記事:PTO Director’s Procedure for Issuing Instructions Is Reviewable

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