特許戦略を持つことと、適切に実施することは重要です。この記事では、CUPP Computingが関連する3つの特許侵害でTrend Microを訴えましたが、先行文献により特許の有効性が疑問視され、特許不可と判断されてしまった事件が紹介されています。CUPPは控訴し、「different」というフレーズが一つの主張で、「モバイルセキュリティシステム」がモバイルデバイスから離れている必要があると主張しました。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、2つのプロセッサが単一のデバイスに埋め込まれている可能性があると述べ、CUPPの主張を退けました。この記事では、競合他社が特許主張に侵害する方法や、侵害を回避する方法を考慮することを含む適切な特許戦略がCUPPの特許を救うことができた可能性があることを示唆しています。その一方で、適切な戦略がない場合、特許への投資が危険にさらされる可能性があることも警告しています。
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すべての特許が同じように作られるわけではありません。すべての特許は、ある種の思慮深さと創意工夫から生まれます。しかし、優れた特許は、特許戦略の結果です。ビジネスツールとしての特許の使用についてよく考え、特許審査官と交渉して特許査定を得る「審査」段階での注意を払うことが大切になります。
優れた特許は、侵害する競合他社に対抗するため、あるいはマネタイズ活動中に起こる有効性に関する挑戦に耐えることができなければいけません。特許戦略を適切に実施すれば、競合他社が製造・販売する製品を特許請求の範囲に含めることができるだけでなく、特許の有効性が争われたときにさらなる保護を提供することができます。
出願戦略次第で結果が変わっていたであろう特許の無効判断
この点について、実際にあった訴訟を例に取ってみましょう。
CUPP Computingは、”systems and methods for providing security services during power management mode “というタイトルの3つの関連特許を保有していました。CUPPがTrend Microを特許侵害で訴えた後、Trend Microは、CUPPの特許のいくつかのクレームが先行技術文献に対して明白であると主張し、3つの特許すべてに異議を申し立てる当事者間審査（「IPR」）の申立てを行いました。
審査委員会は、3件の申立について審理を開始し、すべての異議申立クレームが自明であるとして特許不成立と判断し、CUPPは控訴しました。
問題となったクレームの一例は、以下の通りです：
モバイル・セキュリティ・システムであって、以下が含まれる：
モバイル・セキュリティ・システム・プロセッサと、…
以下のように構成されたセキュリティエンジン： …
モバイル機器にウェイク信号を供給し、モバイル機器はモバイルセキュリティシステムプロセッサとは異なるモバイル機器プロセッサを有する。
A mobile security system, comprising:
a mobile security system processor; …
a security engine configured to: …
provide a wake signal to the mobile device, the mobile device having a mobile device processor different than the mobile security system processor.
特許権者であるCUPPは、IPRにおいて引用された先行技術がクレームを明白にするものではないと反論するために、「モバイルセキュリティシステムプロセッサとは異なるモバイルデバイスプロセッサを有するモバイルデバイス」というフレーズの「異なる」（different）は、「モバイルセキュリティシステム」がモバイルデバイスからリモート（遠隔）でなければならないと主張しました。 つまり、CUPPによれば、特許請求の範囲、明細書および審査経過のすべてにおいて、「異なる」を「リモート」と解釈する必要があり、これによりモバイルセキュリティシステムプロセッサがモバイルデバイスに組み込まれることはなく、Trend Microの先行技術との差別化ができるとしていました。
遠隔と組み込みの両方を示す開示があり遠隔性のみの解釈を支持するようなものはなかった
しかし、CAFCは、クレームされた「セキュリティシステムプロセッサ」が「モバイルデバイスプロセッサ」から離れていることを要求する証拠があるというCUPPの主張を退けました。
裁判所は、クレームから考察し、クレームは単に2つのプロセッサが異なることを要求していると判断しました。そして、「2つのプロセッサは互いに異なり、しかも両方とも1つのデバイスに組み込まれている可能性」の両方があることを明確に示しました。クレームの中には、セキュリティシステムがモバイルデバイスにウェイク信号を送信したり、モバイルデバイスと通信したりすることを要求するものもありましたが、その文言はCUPPの遠隔性解釈を支持するものではなかったと、裁判所は述べています。
また、裁判所は次のように説明しています： 「人が自分自身に電子メールを送信でき、従業員がその人を雇用している企業と通信できるように、モバイルデバイスのユニットは、それが一部であるデバイスに信号を「送信」したり、「通信」したりすることができるようになっている。 実際、請求項の中には、モバイルデバイスの内部ポートを介した通信を教えるものもあり、これは、2つのプロセッサが同じモバイルデバイス内に存在し得る明細書に開示された好ましい実施形態と一致していた。」
訴訟から見る特許の戦略的出願の大切さ
CUPPの特許の発明者が適切な特許戦略を実施していれば、CUPPの特許のストーリーはおそらく異なる結末を迎えていたでしょう。特に、発明者らは、少なくとも特定の事例において、異なるということはモバイル機器から離れたところにあるという主張を特許出願の際に支持していたはずです。
新しい出願を作成する際の特許戦略の中核は、競合他社が特許クレームを侵害する可能性のある方法と、クレームの侵害を回避する可能性のある方法を検討することです。このような情報を念頭に置き、クレームと明細書の両方を作成し、発明が実施される可能性のある代替方法を反映するように修正します。 そして、このような特許戦略ができていれば、CUPPの特許の運命は変わっていたかもしれません。新規プロジェクトの立ち上げ時や特許審査プロセスにおいて、特許戦略の策定と実施を十分に行わなかった場合、企業の特許への投資は危険にさらされ、今回のような結果を招く可能性があります。
