特許庁が情報開示説明書(IDS)に関する特許期間調整証明の標準化を提案

米国特許商標庁(PTO)は2022年7月12日、特許期間調整に係る規則を改正し、情報開示陳述書(IDS)に関する特許期間調整陳述書をPTOフォームで提出することを義務付ける方針であることを発表しました。PTOは、このフォームの使用により、特許期間調整明細書の手作業によるレビューの必要性がなくなるため、審査が合理化され、より正確かつ効率的になると考えています。

37 CFR 1.704(c)(1)~(14)の規則は、出願人が出願の処理または審査を完了するための合理的な努力を行わなかった場合の特許期間調整の短縮化が定めています。37 CFR 1.704(d)(1)は、IDSを提出する際のセーフハーバーも規定しています。第1.97条及び第1.98条に準拠したIDSのみの提出、又は準拠したIDSのみの継続審査請求は、必要な陳述書が添付されていれば、37CFR1.704(c)(6), (8), (9) 又は (10) における出願の審査(処理又は審査)を完了するための合理的努力に従事していないとは見なされません。継続審査のための書類または要求に添付することが要求される声明文は、IDSに含まれる情報の各項目が以下の要件のいずれかを満たしていることを確認する必要があります。

  1. 相手方の外国又は国際出願における特許庁からの通信又はPTOからの通信で最初に引用され、この通信がIDSの提出の30日以上前に§1.56(c)で指定された個人によって受信されていないこと(It was first cited in any communication from a patent office in a counterpart foreign or international application or from the PTO, and this communication was not received by any individual designated in § 1.56(c) more than 30 days prior to the filing of the IDS.)
  2. 相手方の外国または国際出願において特許庁から発行された、またはPTOから発行されたコミュニケーションであり、このコミュニケーションはIDSの提出の30日以上前に§1.56(c)で指定された個人によって受信されていないこと(It is a communication that was issued by a patent office in a counterpart foreign or international application or by the PTO, and this communication was not received by any individual designated in § 1.56(c) more than 30 days prior to the filing of the IDS.)

PTOは、37CFR 1.704(d)に新しいパラグラフ(d)(3)を追加することを提案しています。このパラグラフでは、37CFR 1.704(d)に基づくセーフハーバー効果を得るために、出願人は様式 PTO/SB/133 に基づいて特許期間調整明細書を提出することが要求されています。フォームPTO/SB/133には、上記の必要なステートメントが含まれています。様式PTO/SB/133を使用せずに37CFR 1.704(d)(1)の特許期間調整証明を提出する出願人、および特許期間調整証明書に何らかの修正を加えて様式PTO/SB/133を提出する出願人は、37CFR 1.704(d)のセーフハーバの利益を受けられないことに注意してください。このような状況下では、IDSまたはIDS以外の提出物がない継続審査請求書は、37CFR 1.704(d)(1)に基づく特許期間調整証明書が添付されていないものとして扱われます。

本規則案はまだ有効ではありません。しかし、コメント期間が過ぎて特に大きな問題が指摘されなければ、今年後半にはルールに反映されることが予測されます。

参考文献:PTO Proposes Standardization of the Patent Term Adjustment Statement Regarding Information Disclosure Statements

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