多くの人は、特許を取得すると、発明品を製造、使用、販売する権利が得られると勘違いしていますが そうではありません。今回はこのようなよく勘違いされる特許についての誤解を、特許性とFreedom-to-Operate（FTO）の違いという観点から考察していきます。
特許はどういう権利？
特許は、何かをする権利を与えるものではありません。しかし、特許を使って、他人を特許侵害で訴えることはできます。これは、たぶん特許の最も誤解された特徴であり、同時に特許権者が陥る最も危険なリスクの１つでもあります。
競合他社が「A」を発明して特許を取得し、あなたが「A+B」を発明したとします。 つまり、あなたは既存の発明「A」に部品「B」を追加したことになります。「 A+B」の組み合わせは「A」単体よりも進歩性があるので、特許を取ることができると仮定します。 しかし、たとえ「A+B」の組み合わせの特許を取ったとしても、「A+B」を製造・使用・販売するためには、競合他社から「A」のライセンスを受けなければなりません。
その理由は、あなたの発明には競合他社の特許部品「A」が組み込まれているからです。 そのため、ライセンスを受けていないと競合他社は、あなたを特許侵害で訴えることができます。
FTOとは？
上記の特許の理解を踏まえて、FTOの仕組みを具体例を見ながら学んでみましょう。
例えば、時間とお金をかけて製品を開発し、特許を取得し、市場で成功していたのに特許侵害で訴えられてしまったとします。これは意外かもしれませんがよくあるケースです。
特許を持っているのに訴えられてしまった。そのような訴訟リスクを、もっと早い段階で知っていた方が良いのではないでしょうか？もし知っていれば、先行技術を回避して設計することができ、問題を回避することができたはずです。それがFreedom to Operation（FTO）です。
FTOは、コンセプト段階の早い時期に評価され、製品開発プロセスの中で発明を続けながら再評価される必要があります。つまり、一度の作業ではなく、開発プロセスの過程を進む中で定期的に行っていく必要があります。特に、 技術的な問題に対する創造的な解決策を考案するたびに、同じ解決策をカバーする特許を他の誰かが既に持っている可能性があることを考慮することが重要です。 その際に、特許弁護士やパテントエージェントなどの資格と専門知識を持った人材がプロジェクトに助言し、補足的なFTO調査を行ってもらう必要があります。
通常、初期のFTOの評価は、特許性の評価の一部となります。 この段階では、弁護士は主に特許保護が利用できるかどうかを判断しますが、同時に、潜在的なFTOの脅威について先行技術を検討します。 脅威となるのは、関連する管轄区域で有効な特許です。 米国の会社にとっての関連法域は、少なくとも米国ですが、製品が他国で製造または販売される場合には、カナダ、メキシコ、EU、中国などの外国の法域も含まれます。
ここでの目的は、本格的な「Freedom to Operation」に関する意見書を作成することではなく、単に問題になりそうな第三者の特許を発見し、その特許に対処する最善の方法を決定することです。
FTOの脅威となりうるものが特定された場合、弁護士は、開発中の製品がクレームの要件をすべて満たすかを判断しなければなりません。 弁護士がその文献をFTOの脅威として明確に除外できない場合は、その文献に対処する最善の方法を決定しなければなりません。
この段階での基本的な対処方法は2つあります。１つ目は回避策を講じること。２つ目は問題視している特許の非侵害または無効性を判断するために必要な法的分析を行うことです。２つ目の法的分析は、１つ目のオプションに比べて非常に高いリスクを伴うため、かなりのコストがかかります。 多くの場合、製品開発段階でFTOの脅威が確認された場合、回避設計を行うのがベストです。
回避することを選択した場合、製品開発が第三者の特許を侵害しない範囲で行われることを確認するために、設計チームが取ることのできる具体的で明確なステップを弁護士からアドバイスを受ける必要があります。
さらに、製品発売前、設計が最終段階になった時点で、最後のFTOをおこなう必要があります。これにより、前回のFTO評価以降に設計に加えられた変更が対処されていることを確認します。
このように製品開発のワークフローにFTOを体系的に組み込むことにより、特許弁護士は企業と密接に協力して 訴訟問題に発展する前に、コストのかかるFTOのミスを回避することができます。
アメリカにおける特許訴訟はとても高額になるので、FTOを導入した製品開発はアメリカを市場にしている企業にとってはとても重要なリスク管理対策活動になるでしょう。
