特許仮出願の前の外国出願ライセンス検討

特許仮出願をする前に、1つ以上の外国出願ライセンスを取得すべきかどうかを検討する必要がある場合があります。外国出願ライセンスが必要な状況でありながら取得していない場合、後に特定の国で特許権を取得することができなくなる可能性があります。

例えば、以下のような場合、特許出願をするために、まず関連する国の許可を得る(つまり、その国で外国出願ライセンスを取得する)必要がある場合があります。

  • 当該国の国民が特許出願をする場合
  • 関連国の居住者によって特許出願される場合
  • 特許出願が国家機密を含むと考えられる場合、及び/又は
  • 特許出願の対象となる発明は、少なくとも部分的に関連国でなされたものである場合

特許仮出願をする前に特に考慮すべき点は以下の通りです。

  1. 一人または複数の発明者または出願人がアメリカ以外の国の国民または居住者であるか?
  2. 発明は、少なくとも部分的にアメリカ国外で「製造」されたものであるか?
  3. 発明は、国家機密(例:国防または安全保障に関係する可能性のある出願)に関係するとみなされる可能性のある主題に関係するか?

特許出願前に外国出願許可証を取得しなかった場合の結果は、国によって異なる場合があります。しかし、国によっては、特許出願前に外国出願許可を受けていない場合、その国での発明の特許権取得に支障をきたす場合があります。状況によっては、過去に遡って外国出願ライセンスを取得することが可能な場合もあります。

出願人は、発明の関係者を正確に記録し、仮特許出願前に外国出願ライセンスが必要かどうかを検討することをお勧めします。

アメリカ

35 U.S.C. 184に基づき、米国特許庁長官から得たライセンスによって許可された場合を除き、米国で行われた発明に関する特許出願を米国で行った後6ヶ月より前に外国で出願したり、出願させたり、出願を許可したりしてはならないと示されています。

中国

中国専利法によれば、中国国内で発明の一部を製造した場合、外国で特許または実用新案の出願をする前に、中国特許庁に「秘密保持審査」の請求をしなければなりません。このような請求は、個別の手続として、または中国における最初の特許出願に関連して行うことができます。中国で最初にPCT出願をする場合、英文テキストを使用することができます。秘密保持審査」要件のために、中国専利法は発明者の国籍や居住地を考慮しない。したがって、中国国内で発明をした者は、中国国外で特許または実用新案の出願をしようとする場合、この要件を満たさなければならず、さもなければ同じ発明に基づく中国の特許が無効となる可能性があります。 
参考文献:Before filing a Provisional Patent Application consider Foreign Filing Licenses

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