特許仮出願の前の外国出願ライセンス検討

特許仮出願をする前に、1つ以上の外国出願ライセンスを取得すべきかどうかを検討する必要がある場合があります。外国出願ライセンスが必要な状況でありながら取得していない場合、後に特定の国で特許権を取得することができなくなる可能性があります。

例えば、以下のような場合、特許出願をするために、まず関連する国の許可を得る(つまり、その国で外国出願ライセンスを取得する)必要がある場合があります。

  • 当該国の国民が特許出願をする場合
  • 関連国の居住者によって特許出願される場合
  • 特許出願が国家機密を含むと考えられる場合、及び/又は
  • 特許出願の対象となる発明は、少なくとも部分的に関連国でなされたものである場合

特許仮出願をする前に特に考慮すべき点は以下の通りです。

  1. 一人または複数の発明者または出願人がアメリカ以外の国の国民または居住者であるか?
  2. 発明は、少なくとも部分的にアメリカ国外で「製造」されたものであるか?
  3. 発明は、国家機密(例:国防または安全保障に関係する可能性のある出願)に関係するとみなされる可能性のある主題に関係するか?

特許出願前に外国出願許可証を取得しなかった場合の結果は、国によって異なる場合があります。しかし、国によっては、特許出願前に外国出願許可を受けていない場合、その国での発明の特許権取得に支障をきたす場合があります。状況によっては、過去に遡って外国出願ライセンスを取得することが可能な場合もあります。

出願人は、発明の関係者を正確に記録し、仮特許出願前に外国出願ライセンスが必要かどうかを検討することをお勧めします。

アメリカ

35 U.S.C. 184に基づき、米国特許庁長官から得たライセンスによって許可された場合を除き、米国で行われた発明に関する特許出願を米国で行った後6ヶ月より前に外国で出願したり、出願させたり、出願を許可したりしてはならないと示されています。

中国

中国専利法によれば、中国国内で発明の一部を製造した場合、外国で特許または実用新案の出願をする前に、中国特許庁に「秘密保持審査」の請求をしなければなりません。このような請求は、個別の手続として、または中国における最初の特許出願に関連して行うことができます。中国で最初にPCT出願をする場合、英文テキストを使用することができます。秘密保持審査」要件のために、中国専利法は発明者の国籍や居住地を考慮しない。したがって、中国国内で発明をした者は、中国国外で特許または実用新案の出願をしようとする場合、この要件を満たさなければならず、さもなければ同じ発明に基づく中国の特許が無効となる可能性があります。 
参考文献:Before filing a Provisional Patent Application consider Foreign Filing Licenses

追加記事

特許において、クレームの限定事項が明確に記述されているかどうかは、特許の有効性を左右する重要な要素です。今回、Maxell, Ltd.対Amperex Technology Limitedの判決は、特許クレームの解釈において、限定事項間の表面上の矛盾をどのように扱うべきかという問題を浮き彫りにしました。本文では、この重要な判決を深堀りし、一見矛盾すると思われる限定事項が、実際には特許の不明瞭性(Indefiniteness)を生じさせない理由について探求します。特に、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)がどのようにこれらの限定事項を同時に満たすことが可能であると見做したか、その解釈の根拠と、特許クレームを起草する際の実務上の教訓に焦点を当てて考察します。
特許法における「組み合わせの動機」(Motivation to Combin)の概念は、発明が発明された時点でその分野の通常の技術者(PHOSITA)にとって自明であったかどうかを判断する上で不可欠な要素です。自明性の問題は、新しい発明が既知の技術要素の単純な組み合わせに過ぎないのか、それとも特許に値する独自の技術的進歩を表しているのかを区別するために重要です。このブログ記事では、特許請求の自明性を評価する際に中心となる「組み合わせの動機」の概念と最高裁判決であるKSR判例を解説し、Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systemsの事件を例に、実際の訴訟におけるこの概念の適用方法について掘り下げます。
先月、米国特許商標庁(USPTO)が「Means-Plus-Function」に関するメモランダムを発行し、審査官に最新ガイダンスを提供しました。その内容は実務における大きな変更を意味するものではなく、既存の法的枠組みの下でより明確な指針を提供することを目的としています。しかし、このタイミングにおけるガイドラインの発行は、35U.S.C.112条(f)に基づく一風変わったクレームの形式であるMeans-Plus-FunctionがUSPTOにおける特許審査で注目されていることを示しており、改めてガイドラインに沿った適切なクレームドラフティングが求められることを意味します。