IPRにおいて１０２条における新規性への挑戦をする場合、複数の文献を用いることは避けた方がよさそうです。IPRで挑戦されたクレームの新規性の有無は原則１つの文献との比較で行われるため、複数の文献の使用は適切ではありません。複数の文献を用いる場合、１０３条における自明性を証明することが好ましいですが、その場合、組み合わせによる合理的な成功の期待に注意を払い、申立人が考える文献の組み合わせが当業者にとって明らかであったかどうかについての主張が特に重要になってきます。
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Genus PLC v. Inguran, LLC, IPR2021-01027, Paper 25 (P.T.A.B. Dec. 8, 2022) において、特許審判委員会（以下、PTAB）は、Genusの豚の遺伝子選択に関する方法特許に対する申立人の新規性に関する主張を却下したものの、同じ文献を用いて明白であると判断して特許不許可としました。
豚肉生産の効率と品質を高めるための方法特許
米国特許第10,542,734号（以下「’734特許」）は、生殖と繁殖のために「優れた」遺伝的系統を選択することによって豚肉生産の効率と品質を高めるために「人工授精技術における性選択精細胞の使用を通じて豚の品種または群れの遺伝的進歩を高める方法」を開示しました。 特許は、豚肉生産は多層ピラミッドとして表すことができ、各レベルの特定の子孫を次の下位のレベルで繁殖に使用すると説明しています。ピラミッドの最上位は「核となる群れ」または「遺伝的核」として説明され、最下位には商業農場があります。 ‘734特許に開示された選択方法は、生産者が豚の繁殖系統において「望ましい遺伝的変化の速度を高める」ことを可能にし、同時に「運用コストを下げる」ことを可能にした、というものでした。
‘734特許は、「遺伝的核」からイノシシ（雄豚）と雌豚（雌豚）を用いて豚の品種改良における「遺伝的進歩を増大させる」方法をクレームしていました。クレームされた方法では、繁殖に望ましい特定の遺伝子マーカーに基づいて猪と雌豚が選択され、猪から精液サンプルが採取されます。精液サンプルは、次に精子細胞の少なくとも2つの亜集団に選別され、「ここで、第1の亜集団の少なくとも80％はX染色体またはY染色体を有している」というものでした。
申立人は、’734特許が4つの先行技術文献（Dekkers、Maxwell、Garner、およびKim）に対して新規性がない、または、自明であると主張しました。
新規性（Anticipation）
申立人は、MaxwellまたはGarnerのいずれかによって証明されるように、’734特許はDekkersの文献によって予期されたと主張しました。 Dekkersは、「遺伝的改良」を行うための動物遺伝学のための3層ピラミッド型繁殖構造を開示していました。具体的には、Dekkersは、人工授精と雌雄選別技術が遺伝的系統を改善するために使用できることを教示し、MaxwellとGarnerの文献は、豚の雌雄染色体選別を 「85-95％の精度」で開示していました。 特許権者は、Dekkersは、それ自体、「少なくとも80％の純度レベル」の性染色体選別について「明示的又は本質的に開示」していないため、IPRで無効が主張されたクレームを予期するものではないと主張しました。PTABは、「35U.S.C.第102条に基づく新規性の欠失を立証するためには、クレームに記載されたように配置されたクレームの各要素及び全ての要素が、単一の先行技術文献に見出されなければならない。」ため、申立人の主張が「（新規性がないことを示すのではなく）自明性に基づく挑戦により適用できる」と指摘し、特許権者に同意しました。
PTABは、本件について次のように説明した：
申立人は、Dekkersで引用されたこれらの出版物への一般的な参照に基づいて、MaxwellまたはGardnerの特定の開示に依拠することはできない。単に、Dekkersで議論されたような選別精子に関連してMaxwellまたはGardnerを引用するだけでは、参照の明確な特定性は伴わない（incorporation-by-referenceではない）。
自明性（Obviousness）
自明性の問題に目を向けると、申立人は、’734特許がDekkersと残りの先行技術文献によって自明であると主張しました。Dekkersは豚の繁殖に特化したものではないが、種雄（オス）と種牡馬（メス）の理想的な遺伝マーカーを特定し、人工授精と性染色体選別によって、望ましい遺伝形質を子孫の集団に「トリクルダウン」することを開示していました。上述の通り、豚の染色体選別における85～95％の精度はMaxwellとGarnerで既に開示されていたため、最終的には、これらの文献に照らしてDekkersを利用することが当業者にとって明らかであったかどうかが問題となりました。
PTABは、通常の技術者であれば、’734特許の「遺伝子の核」がDekkersの「繁殖ピラミッド」の最上層と一致することを理解しただろうと判断しました。 さらに、性染色体選別は、豚の育種において既に80％の精度で使用されており、Maxwellに照らして、Dekkersは、「遺伝的核」すなわちDekkersのピラミッドの最上層から生じる望ましい遺伝形質を促進するために性染色体選別を利用するであろうことを「合理的に示唆」していると解釈しました。このような分析から、PTABは、’734特許の争点となったクレームは自明であるとして特許不許可としました。
教訓
IPRを行いたい申立人は、新規性がないことを立証するために複数の文献に依拠する場合、注意を払う必要があります。参照による組込み（incorporation-by-reference）の明確な証拠がない限り、このような複数の参照による新規性への挑戦は失敗する可能性が高いです。
実務家は一般に、自明性の判断に用いられる合理的な成功の期待（reasonable expectation of success）という側面を主張する場合、クレームされた発明に焦点を当てることを肝に銘じてください。本件では、PTABは、特許権者の非自明性の立場が、発明の範囲を「豚の生産ピラミッドの底辺にある商業的な層として」組み立てようとしたことを非難していました。しかし、クレームされた発明の範囲は、商業的な豚の繁殖ピラミッドの頂点に位置する実質的に小さな群れに向けられたものでした。 これは、「遺伝的核」を 「1つ以上の系統からなり、商業的な群れの繁殖構造における複数レベルのピラミッド型階層の最上部に位置する動物の群れ」とするクレームの構成に見られるものです。
参考記事：Not Anticipated but Obvious | Finnegan | Leading IP Law Firm
