意匠特許で利用可能な先行技術の範囲が狭まる

米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、意匠特許出願の先行技術を類似分野のみに限定するという判決を下しました。これにより、出願人が意匠特許を取得することが容易になりましたが、意匠特許を無効にすることが困難になる可能性があります。

判例:In re SurgiSil LLP

In re SurgiSil LLPにおけるCAFCの判決は、特定の製造品を指定するクレーム文言が、意匠特許の範囲と、それを予測するために使用できる先行技術を限定するものであるとしました。

SurgiSil社の意匠特許出願である米国特許出願第29/491,550号「Lip Implant」は、「図示および記載された唇インプラントの装飾的デザイン」を主張しています。米国特許商標庁(USPTO)の審査官は、パステル画や木炭画の領域を滑らかにするために使用されるDick Blickアートツールを開示したカタログがこのクレームを開示したものとして拒絶。

特許審判部は、クレームされたデザインとDick Blick Art Toolの形状の違いは軽微であると判断し、先見性の目的では、「クレーム文中の製造品の特定を無視することが適切である」と説明して、拒絶を肯定。さらに、これらは類似技術ではないかもしれないが、「ある文献が類似技術であるかどうかは、その文献が先行するかどうかとは無関係である」としました。

しかし、控訴審でCAFCは、SurgiSilのクレーム文言は、SurgiSilの発明を「唇のインプラント」のデザインに限定するものであるとし、これを覆しました。そのため、画鋲や鉛筆を対象とした先行技術は、唇のインプラントを対象としたクレームを先取りするものではないとしました。

この判決は、特定の製造物を指定するクレーム文が意匠特許の行使可能な範囲を制限するとした、Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.の2019年の判決を拡張するものです。このCurver事件では、連邦巡回控訴裁は、バスケットと椅子は類似した技術分野では見られないという理由で、「椅子のパターン」に関する意匠特許は、同様のパターンを持つバスケットによって侵害されないと判断。したがって、In re SurgiSilの判決は、Curverに続くループを閉じ、デザインクレームを適切に先取りするためには、先行技術が類似技術分野からのものである必要があることを確認しています。

本判決を考慮すると、タイトルを狭くすることは、USPTOがデザインを適切に分類し、審査官が検索に集中するのに役立つかもしれませんが、先行技術のプールを狭くすることは、一般的に、審査官や特許異議申立人がデザイン特許クレームの先行技術を見つけることをより困難にするでしょう。

出願人にとっては、この決定により、特に、以前は非類似の先行技術文献を使用して拒絶されていたミニマムデザインや部分的なデザインに対して、意匠特許の保護を得ることが容易になると思われます。異なる技術分野に及ぶ可能性のあるデザインの特許適用範囲を最大化するために、出願人は、適切なタイトルを慎重に検討し、異なるタイトルを持つ複数の同時意匠出願を行うか、または、異なるタイプの物品に向けたクレームの補正や継続出願を可能にするためのサポートを申請書に記載するとよいでしょう。

参考文献:FEDERAL CIRCUIT NARROWS SCOPE OF PRIOR ART AVAILABLE FOR DESIGN PATENTS

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