LKQ v. GM裁判のおかげで、意匠特許の有効性に変化が訪れるかもしれません。2024年2月5日、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、稀に見る大法廷(En Banc)での審理において、Rosen/Durlingに基づく意匠特許の自明性の基準の基礎について厳しい質問を行いました。質問の内容は多岐に渡りましたが、質疑から得られた全体的な見解は、Rosen/Durlingに対する不快感を示しており、現行基準は最高裁判例の下では厳格すぎるという印象を示しています。
以下は弁論のハイライトです：
- 大法廷は、Rosen/Durlingテストについて何をすべきかという難しい問題を提起しました。発明を取り扱う一般特許で行われているような「解決すべき問題」に焦点を当てることが、装飾を特徴とする意匠で意味を持つのかどうか。また、意匠の有効性を「類似技術」の原則（もう一つの一般特許の原則）の下で評価する必要があるとすれば、それはどのようなものであるべきかという点にも疑問を呈しました。KSRは、厳格なRosen/Durlingの分析が想定しているよりも柔軟な自明性分析を義務付けていると説得する裁判官の声もありました。
- KSRの指摘に基づき、控訴人は、ある先行技術のサドルの前半分と別のサドルの後ろ半分の組み合わせに関わる1893年の最高裁判決であるWhitman Saddleが、Rosen/Durlingよりも柔軟な枠組みを確立していることを示唆しました。控訴人は、断片的な先行技術分析はRosen/Durlingの下では通用しないかもしれないと推測し、KSRとの不適合を示唆しました。一部の裁判官は、PTABがRosen/Durlingとは対照的にWhitman Saddleの分析に従っていた場合、本IPRにおけるPTABの分析結果は異なっていたのではないかと疑問を呈しました。他の裁判官は、一次引用文献の「基本的に同じ」（“basically the same”）基準と、先行の「実質的に同じ」（“substantially the same”）基準との間に違いがあるかどうか疑問視しました。
- PTOはこの違いを分けようとし、Rosen/Durlingの「基本的に同じ」基準は「全体的に類似した視覚的印象」として枠組みされるべきであり、全体的な視覚的類似性の閾値の認定が満たされない場合、分析は必ずしも終了すべきではないと提案しました。しかし、裁判所は、「基本的に同じ」が「全体的に類似した視覚的印象」と区別されることにやや懐疑的なようであり、ある裁判官は、LKQのような文献が基本的に同じに見える場合、PTOに「物差し」（“measuring stick” ）を提供するよう求めました。
意匠特許の自明性に関する変革が来る？
CAFCによる稀に見る大法廷(En Banc)での意匠特許の自明性に関する審議は、このケースを用いた画期的な判例を期待するものです。特に、意匠特許の自明性を判断するために用いられてきたRosen/Durlingテストを厳しく検討していたため、このテストが修正される可能性があります。裁判所の決定は、今後数ヶ月のうちに出されるようなので、ご期待ください。
参考文献：En Banc Federal Circuit Questions Standard for Design Patent Obviousness – PTAB Litigation Blog
