KSRテストは意匠特許には適用されない

意匠特許の自明性の基準を扱った米国連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」という)は、今回のケースに限った意見として、異議を申し立てられた意匠特許はKSR以前の意匠特許の自明 性テストや予見されるものを超えており、自明ではないという特許審判部の認定を支持しました。

ケース:LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations, Case No. 21-2348 (Fed. Cir. Jan 20, 2023) (per curiam) (Lourie, J., concurring) (Stark, J., concurring)

ライセンス交渉の決裂で訴訟になり、意匠特許の有効性をIPRが判断することに

GMは、自動車のフェンダーに関する意匠特許を所有しています。LKQ社は以前、GMからこの特許のライセンスを受けていましたが、ライセンス更新の交渉は決裂しました。しかし、LKQはライセンス満了後もフェンダーの製造を続けたため、GMはLKQに対し、特許を侵害しているとの通知を送付。これに対し、LKQは、GMに対し、特許は自明及び/又は予測されるものであると主張し、当事者間審査請求(IPR)を行いました。

IPRにおける審査委員会は、LKQ社が特許の自明性又は予見性(obviousness and anticipation)を証明するのに十分な証拠を提示していないと判断しました。先行技術に対するデザインの自明性を評価する目的で、審査会は、通常の観察者(ordinary observers)を「交換用フェンダーを購入する小売消費者及び商業用交換部品購入者」と定義しました。審査会は、通常の観察者の観点から、特許で保護されているデザインと重要な参考文献である先行技術の別の意匠特許との間には、複数の相違点があると結論づけました。この結論を不服に、LKQは控訴します。

意匠特許の自明性の判断にKSRテストは適用されるべきか?

LKQ社は、米国最高裁判所がKSR International v. Telflex (2007)においてこれらのテストを覆したため、審査会が予測性がなかったと判断し、In re Rosen (C.C.P.A. 1982) および Durling v. Spectrum Furniture (Fed. Cir. 1996) による明白性のテストを適用したことは誤りであったと主張しました。

しかし、CAFCは、審査委員会の定義する通常の観察者を支持しました。同裁判所は、意匠を具現化した製品の購入者は、車両全体ではなく部品自体に関心があるため、車両全体の小売購入者は通常のオブザーバーに含まれないと判断。同裁判所は、特許を取得したデザインは、自明性と予見性の両方において、先行技術とは異なる全体的な印象を与えることに同意し、通常の観察者の自明性テストを適用した審査委員会を支持しました。

次にCAFCは、KSRがデザイン特許の自明性に関するDurlingおよびRosenのテストを覆したかどうかを論じました。同裁判所は、LKQ社が、審判部に対する冒頭の準備書面において主張していた内容から、この議論を控訴のために適切に残されていた判断しました。しかし、最高裁判所がDurlingとRosenを覆したかどうかは不明であり、従って、裁判所は現行法を適用せざるを得ないと判断しました。DurlingとRosenのテストを適用した結果、LKQ社は、先行技術特許が特許デザインの特定の重要なデザイン特徴を欠いていたため、「特許デザイン全体が生み出す正しい視覚的印象」を特定することができなかったと裁判所は判断しました。従って、同裁判所は、特許は自明ではないとの審査委員会の認定を支持しました。

追加意見でもKSRは意匠特許に適用するべきではないとの考え

この判決において、Lourie裁判官は追加意見(concurring opinion)を述べ、KSRがRosenを覆したとするLKQ社の議論に言及しました。Lourie裁判官は、KSRは、実用特許(utility patents)とは異なる自明性分析を必要とする意匠特許(design patent)を対象としておらず、また、KSRは、柔軟なRosenの基準とは異なる厳格な自明性基準を覆したので、KSRはRosenを覆すものではないと述べました。

Stark判事も別の追加意見を述べ、判決には同意しましたが、LKQ社は、KSRがRosenを覆したという主張を放棄したと判断しました。Stark判事によると、LKQ社の冒頭弁論では、Durlingテストの第2部分のオーバールールに言及していましたが、Rosenテストのオーバールールは言及しなかったため、LKQ社にはRosenテストをオーバールールすべきであると控訴審で主張する資格はない、としました。Stark氏は同意書の中で、KSR、Durling、Rosenの間に緊張関係があることを指摘したが、今回の控訴審でKSRがDurlingとRosenを覆したかどうかを判断する必要はない、と述べました。

参考記事:KSR Does Not Extend to Design Patents (Yet)

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