アメリカのPTABにおける付与後の手続きや訴訟では宣誓証言（Depositions）を取る必要が出てきます。しかし、証人が日本のような海外にいる場合、宣誓証言を取れる場所はかなり制限されてきます。コロナ禍で渡航や普段使用できるサービスの使用ができない状況下で手続きを迅速に進めるには宣誓証言に関してもクリエーティブなアプローチが要求されます。

判例：BlueCatBio MA Inc. v. Yantai AusBio Laboratories Co., Ltd.（PGR2020-00051）

今回の事例に関する書面はこちら

宣誓証言を取れる場所はかなり限定されている

特許審判部(PTAB)での手続きのための宣誓証言（Depositions）は、通常、米国内で行われます。37 C.F.R. § 42.53(b)(2)、(b)(3)を参照のこと。 さらに、多くの外国の法域では、米国の裁判で使用する目的の宣誓証言を取る際に、場所が制限されることがあります。

このように宣誓証言を得るには地理的な制限があるので、通常のPTABの手続きにおいて、海外在住の専門家証人に反対尋問（cross‑examination）を行う際に、米国に出張してもらうことが多いです。

コロナ禍で渡航が難しい中、クリエーティブな発想が求められる

しかし、現在世界中で実施されている様々な旅行制限や検疫要件のため、このような手配はますます困難になっています。 PTABと当事者は、BlueCatBio MA Inc. v. Yantai AusBio Laboratories Co., Ltd.（PGR2020-00051）においてこの課題に直面し、ユニークな形で解決しました。

今回はこのケースにおける取り組みを紹介します。

アメリカに来ることもできないし、在日米国大使館・領事館も使えない

この事件では、申立人 BlueCatBioが2020年4月1日にPGR（Post Grant Review）の申立を提出し、その中には日本在住の八木良樹氏の専門家宣言（expert declaration）が含まれていました。

PTABは、2020年12月15日にこのケースの審議を開始。 しかし、八木氏への反対尋問には様々な課題がありました。 PTABの規則では、宣誓証言は「米国内の場所で、宣誓を行うことを許可された利害関係のない公的な立場の人の前で行う」37 C.F.R. § 42.53(b)(2)とされていますが、海外渡航が制限されている現状を考えると現実的ではありませんでした。

代替としてPTABの規則では、「当事者の合意または委員会が明確に指示した場合」に米国外でのデポジションを認めていますが、同規則第42.53(b)項は、「当事者の合意または委員会が明確に指示した場合」米国外での宣誓証言を認めていますが、日本の法律では、日本国内の米国大使館または領事館内での宣誓証言しか認められていません。しかし、在日米国大使館・領事館は、パンデミックのために宣誓証言を行うための施設を利用できなくなっています。

宣誓なしの「インタビュー」

この問題に直面して、当事者はクリエーティブな解決策を見出しました。

ビデオ会議で八木氏に宣誓のない「インタビュー」を行い、通訳が英語と日本語を通訳し、八木氏がインタビューのバイリンガルのトランスクリプトに署名し、それを八木氏の証人陳述書として提出するというものです。

PTABはこの解決策を承認しました（実際の書面はこちら）。

PTABは、「PGRを1年以内に完了させるという法令上の要件」を考慮して、「米国内の場所で、宣誓を行うことを許可された利害関係のない公的な立場の人の前で行う」37 C.F.R. § 42.53(b)(2)というルールを放棄する必要があったと述べています。

今回の取り組みが今後広く採用されるかはわかりませんが、コロナ禍では宣誓証言（Depositions）の取り方１つに関してもクリエーティブなアプローチが求められます。

参考文献：”Creative COVID-Time Deposition Procedure” by Alex Li and Matthew W. Johnson. Jones Day