部分的継続は自分の特許出願が先行技術としてカウントされる場合がある

特許出願中に、最初の出願から新しい技術、コンセプト、データが生まれることがよくあります。しかし、このような新しい技術を保護する場合に、安易に部分的継続(continuation or continuation-in-part、CIP)を選んでしまうと、思わない形で自分の特許出願が先行技術とされることがあるので注意が必要です。

最初の出願から新しい技術、コンセプト、データが生まれた場合の自然な反応として、親出願から子出願を行い、継続出願または部分継続出願によって早い優先日を維持しようとします。

継続出願または部分継続出願の違い

継続出願(continuation)の範囲は、親出願の開示内容に限定されます。したがって、新しい主題を追加する目的では、継続出願は適切な解決策ではありません。CIP出願では、親出願の既存の開示に新しい主題を追加することができますが、元の開示に基づく請求項の優先日は維持されます。

MPEP 211.05に概説されているように、CIP出願の新しい請求項は、当業者がその発明を作り、使用することができるような、発明およびその製造および使用のプロセスに関する書面による記述を含み、かつ発明者が発明を実施するために考えた最良の方法を記載するような方法で開示されている場合、親出願の優先日を継承します(35 U.S.C. 112(a))。親出願でそのようなサポートを受けていない他のクレームは、CIPの出願日が優先日となります。一見すると、これは出願人の既存の特許出願から派生した新しい発明を保護するための素晴らしい方法のように聞こえます。しかし、CIPの出願にはいくつかの注意点があります

第一の欠点は、通常の継続出願と同様に、特許期間が短くなることです。当初の優先日が維持されることに加えて、新しい出願に起因するすべての発行済み特許請求の範囲は、前記出願日から20年に制限されます。

特許期間の短縮に加えて、CIPのあまり知られていない落とし穴は、親出願が先行技術としての役割を果たす場合です。元の開示で適切にサポートされていないクレームについては、親出願は、35 U.S.C. §102(a)に基づいて他の参考文献と同様に取り扱われますが、§102(b)の例外規定が適用されます。したがって、親出願がCIPの出願日の1年以上前に公開された場合、先の特許が先行技術とみなされる可能性があります。つまり、部分的継続を行う場合、出願人は親出願自体が先行技術となる前に、30ヶ月(親出願の公開から1年)以内にCIPを出願することが重要です。

また、発明者が同じであったり、所有権が共通であったりしても、先の出願が先行技術としてカウントされることを妨げるものではありません。

In re Chu, 66 F.3d 292, 296-97 (Fed. Cir. 1995)では、(Chuの「出願はDoyle特許のCIPであると主張している」にもかかわらず、いくつかのクレームはDoyleだけではサポートされておらず、これらのクレームについては「Doyle特許は先行技術として適切に依拠されている」とされた。また、Santarus, Inc.v. Par Pharmaceutical, Inc., 694 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2012)では、連邦巡回控訴裁は、親の優先日が与えられていないクレームが親の特許に照らして自明であるという連邦地裁の認定を支持しました。

追加発明を保護するポイント

既存の特許出願に追加された拡張機能をどのように保護するかを検討する際には、元の開示でサポートされているクレームの元の優先日を維持することの利点は、親出願が先行技術としてカウントされるリスクに見合わないかもしれないことに留意してください。

潜在的な特許期間の損失と、自分の特許出願や他の先行公開を先行技術として克服しなければならないというリスクを考慮すると、新規事項を含むすべての出願は、親出願の公開から12ヶ月以内に(仮出願であっても)提出するか、利用可能な最長の特許期間を求めるために新しい単独の出願を提出することを検討するべきでしょう。

参考記事:When your own patent application counts as prior art: Beware the Continuation-In-Part

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