結論ありきの専門家の宣言に証拠としての価値はなし

米国特許商標庁(USPTO)のKathi Vidal長官は、特許審判委員会(PTAB)が、結論ありきの専門家証人宣誓にのみ基づいて申立人の特許無効申し立てを却下した決定を先例(precedential)として指定しました。これによりIPRなどのPTABにおける手続きにおいて、先行技術文献では明確に開示されていないクレーム要素を示す時に専門家の宣言を用いる場合、その宣言の内容を慎重に吟味する必要があります。

結論ありきの専門家の宣言は証拠としての価値がとても低い

具体的には、Vidal長官は、IPR2022-00624におけるPTABの決定を先例(precedential)とし、

先行技術文献に欠けているクレームの限定(a missing claim limitation)が含まれていることを認定するために宣言が用いられる場合、宣言以外に追加の証拠がなく、「単に、その裏付けとなる結論めいた主張をそのまま繰り返す」鑑定書には証拠としての重みをほとんど与えないということが示されています。

問題となった特許は、米国特許番号10,360,567で、不正行為に従事するユーザーを特定しブロックするチケットシステムに関するものです。特許権者は、2017年にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所において、特許権侵害を理由に申立人を提訴しました。申立人は、PTABにおいて請求項1~16の有効性に異議を唱えました。

申立人の挑戦の重要な側面は、当業者(POSITA)にとって「[チケットの購入]のアカウントをシステムのさらなる使用からブロックすることは、ユーザーアカウントに関連するデータレコードに不正行為を示すデータ値を格納することを含む」ことが明白であるという観察に依拠していました。 すなわち、申立人は、特定のクレーム要素が先行技術文献に本質的に教えられていることに基づいてクレームは明白だと主張したのです。申立人は、(1)先行技術文献に記載されたブロッキングは、ユーザーのアカウントに関連するデータレコードにブロッキングを記録することを「必要とする」だけでなく、(2)「購入者のアカウントをブロックする」ことは、「ユーザーアカウントに関連するデータレコードに不正行為を示すデータ値を保存する」ことを含むことであることを、 POSITAが明白と判断すると主張しています。 申立人は両方の主張に対して、追加の文献または裏付け証拠に基づかない専門家の意見に依拠していました。

このPTABにおける手続きにおいて、PTABは、申立人と異なる意見をしめします。PTABは、申立人の専門家は、チケット購入者のアカウントをシステムのさらなる使用からブロックすることは、ユーザーアカウントに関連するデータレコードに不正行為を示すデータ値を保存することを含むという彼の発言を支持するために、追加の支持証拠を引用せず、技術的根拠も示していないと指摘しました。

PTABはさらに、自明性の主張に対する申立人の唯一のサポートが専門家の証言に依存しており、申立人も専門家も、論争となっているクレーム用語 "data value" または "data record" に対していかなる解釈も提示しなかったという分析を示しました。

PTABは、このような循環的な宣言的主張は、「専門家の証言は、単に先行技術の教えを組み合わせる動機を提供するためではなく、むしろ先行技術に欠けている制限を供給するために提供される」本件のようなケースでは特に問題があると認識しました。

このような分析により、PTABは、不正なチケット使用の識別と警告を記述する先行技術文献の特定の部分が、ブロッキングは不正行為を示すデータ値をデータ記録に保存することを含むことがPOSITAにとって明らかであると認めることを十分に支持しているという申立人の主張を却下しました。

結論

このPTABにおける手続きと判断は2022年08月には終わっていますが、Vidal長官は、2023年2月10日にこの決定を先例(precedential)として指定しました。その際、PTABが結論ありきの専門家証人宣言のみに依存した申立人の無効の異議を却下したことは正しかったと支持しました。 Vidal長官はさらに、「宣言に、問題となっていた当該機能、または先行技術の開示に基づいて自明であったと判断した理由を裏付ける、技術的な詳細、説明、または声明が提供されていない」ことを問題視する発言もしています。

本判決は、先行技術のギャップを埋めるために専門家の証言を使用する場合、欠けているクレーム要素について十分な説明を行うことの重要性を示すものです。例えば、「申立人の結論めいた主張を一字一句コピーしている...申立人の主張を裏付ける事実や証拠を示すのではなく、申立人の結論めいた主張を事実であるかのように示している」場合、専門家の宣言としてほとんど重視されることはないでしょう。  このように、裏付けとなる証拠のない結論ありきの専門家証言は、特にその証言が、欠けているクレームの限定が先行技術文献によって教示されていると認定する唯一の根拠である場合、ほとんど重視されないはずです。

参考記事:USPTO DIRECTOR DESIGNATES PRECEDENTIAL DECISION ON CONCLUSORY EXPERT DECLARATIONS

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