明らかにタイポとわかるクレームは、裁判上修正され、故意侵害に問われる可能性がある

クレームにタイポが含まれていてもその間違えがあからさまであれば、裁判所が修正を行い、侵害が立証され、さらに、故意侵害も立証される可能性があります。そのため、訴訟においてクレーム文中のタイポや事務的誤りに依拠するような抗弁は危険ですので注意しましょう。

判例:PAVO SOLUTIONS LLC v. KINGSTON TECHNOLOGY COMPANY, INC.

補正後のクレームで故意侵害と判断される

CATR Co.(後にPavo Solutionsに変更)は、USB機器の回転式カバーに関する特許の侵害を理由にKingston社を提訴しました。連邦地裁は、クレーム解釈に際して、「フラッシュメモリ本体に対してケースを枢動させる」というクレーム文言に事務的誤りがあることを発見し、「ケース」という単語を「カバー」という単語に置き換えることにより、当該文言を司法的に修正しました。この修正されたクレームを元に陪審員は故意侵害の評決を下し、Kingston社に損害賠償を命じました。その後、Kingston社は控訴します。

連邦巡回控訴裁は、連邦地裁はクレームの文言を司法的に訂正すべきではなかったという Kingston社の主張について、その誤りは「クレームの文言の文脈全体」から明らかであるため、クレームには明らかな小さなタイポや事務的な誤りがあると結論づけました。CAFCは、ある構造要素を別の要素に置き換えることは「クレームされた構造の実質的な変更」であり、誤りは「軽微」ではない、というKingston社の主張に同意しませんでした。 CAFCは、「我々の判例法には、連邦地裁がクレームされた構造を変更する明らかな軽微な誤りを正すことを妨げるものはない」 と述べ、「裁判所は、言語的に不正確となるような誤りを正すことに限定されない」としました。

また、CAFCは、クレームの文言と明細書を考慮すると、訂正は合理的な議論の対象にはなら ないと結論づけました。Kingston社の提案した代替的な訂正は、明細書と図面に照らして、連邦地裁の訂正と同じクレーム範囲となると説明。最後にCAFCは、出願経過はクレームの異なる解釈を示唆するものではない、と結論づけました。連邦巡回控訴裁は、出願人の特性および記述、ならびに複数の審査機関(審査官、連邦巡回控訴裁、連邦巡回控訴裁)が、一貫してクレームの範囲を訂正後のものと理解していることに言及しました。

次にCAFCは、Kingston社は当初書かれたクレームを侵害しておらず、また、裁判所が後にクレームを訂正することを予測できなかったため、故意侵害の認定に必要な意図を形成することはできなかったというKingston社の主張を取り上げました。CAFCは、「クレームの文言における明らかな些細な事務的誤りに依拠することは、故意侵害の抗弁とはならない」と判示しました。また、CAFCは、Kingston社がIPR中に同じ訂正を行うことを拒否されたことに合理的な根拠を見出すことはできないとました。その理由として、審査会は、要求の内容を考慮することなく手続き上の理由で要求を拒否し、審査会の拒否はKingston社の故意の侵害行為の後であったためとCAFCは説明しました。

参考記事:Claims With Clerical Errors Can Be Judicially Corrected and Willfully Infringed

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