クレーム解釈は審査履歴と明細書の内容が重要

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、連邦地裁が最終的に非侵害と判断した2つの特許のクレーム解釈について、1つの解釈は審査履歴に裏付けされているとして肯定し、もう1つの解釈は明細書に裏付けされていないとして否定しました。

判例:SSI Techs., LLC v. Dongguan Zhengyang Elec. Mech. Ltd., Case Nos. 21-2345, 22-1039 (Fed. Cir. Feb. 13, 2023) (Reyna, Bryson, Cunningham, JJ.)

同じシステムに関する2つの異なる特許

SSIは、燃料タンクなどの容器内の流体の特性を判定するためのセンサーに関する2つの特許を所有しています。トランスデューサー特許と呼ばれる1つの特許は、「レベル」トランスデューサーと「品質」トランスデューサーを含む例示的なセンサーシステムを記述しています。この2つのトランスデューサは、超音波と飛行時間を利用して、所定のタンク内の流体のレベルと品質(すなわち、ディーゼル排気ガスの濃度)の両方を決定します。フィルター特許と呼ばれるもう1つの特許は、同様のシステムを説明していますが、液体に含まれる気泡が原因で発生する可能性のある不安定な測定結果という問題に対処しようとしています。この特許は、検知エリアを覆う「フィルター」を主張し、検知エリアへの気泡の侵入を実質的に禁止しています。

地裁におけるクレーム文言の解釈

Dongguan Zhengyang Electronic Mechanical (DZEM)は、ディーゼルトラックのエンジンの排気ガス低減システムに使用されるディーゼル排気ガスの品質と量を測定するシステムを製造しています。SSIは、DZEMが両特許を侵害しているとして訴えました。連邦地裁の訴訟において、DZEMは、主張された請求項に登場する特定の用語の裁判所の解釈に基づき、非侵害の略式判決を求める申し立てを行いました。

1つ目のトランスデューサー特許に関連して、特許請求の範囲は、「流体の測定量が減少する間に検出された流体の希釈に基づき、流体中に汚染物質が存在するかどうかを判断する」必要があると述べていました。連邦地裁は、この請求項の要素は、汚染物質の判定が実際に流体の測定量を考慮することを要求していると判断。また、連邦地裁は、この用語が係争用語を含むように修正され、出願人の意図は明細書に記載された特定のエラー検出能力を取り込むことであったと判断し、その判断を検察履歴に基づかせました。当事者は、DZEM製品が、測定された体積を考慮した汚染判定を行わないことに以前から同意していました。その結果、連邦地裁は、トランスデューサ特許の非侵害の略式判決を求めるDZEM社の申し立てを認めました。

もう一方のフィルター特許については、連邦地裁はDZEM社の「フィルター」という用語の解釈を採用し、「開口部を定義し、構造体を通過する液体または気体から前記開口部より大きい不純物を除去するように構成された多孔性構造体」としました。DZEM社のセンサーは、4つの開口部を有するゴム製カバーを含みます。連邦地裁は、明細書に開示された実施形態と比較すると、開口部が「比較的大きい」ため、ゴム製カバーは「多孔質」ではないと判断。その結果、裁判所は、フィルター特許の非侵害の略式判決を求めるDZEM社の申し立てを認めました。この地裁の判決に対して、CAFCにSSIは控訴しました。

審査中の補正と明細書の開示に重きがおかれたCAFCにおけるクレーム用語の解釈

CAFCにおける審議において、SSIは両方の解釈に異議を唱えました。トランスデューサ特許について、SSIは、汚染物質の判定に流体の測定体積を考慮することを要求する特許請求の範囲の解釈は、連邦地裁の誤りであると主張。しかし、CAFCはこれに同意しませんでした。裁判所は、出願人が行った修正と、特許明細書に開示されたエラー検出機能との間には、重要な「並列性」があると判断しました。CAFCは、この補正は、この特定の能力を捕捉するために行われたものであると判断しました。さらに、裁判所は、「測定された体積」という用語を「体積」のみを指すものと解釈すると、「測定された」が不要になると指摘しました。したがって、当裁判所は、非侵害の連邦地裁の認定を支持しました。

もう一方のフィルター特許について、SSIは、連邦地裁が “filter “という用語に許容できないほど狭い解釈を適用していると主張しました。そして、CAFCはこれに同意します。CAFCは、記録に基づいて、連邦地裁が「多孔性」という言葉を、フィルター開口部が小さく、ある不特定の最大サイズであることを要求していると理解したことは明らかであると判断。しかし、裁判所は、明細書には「多孔性」という言葉は使われておらず、フィルター開口部の大きさに関する要求も含まれていないと指摘しました。したがって、連邦地裁の解釈は、「多孔性」という言葉の意味についてさらなる論争を引き起こす可能性があると指摘。したがって、CAFCは、連邦地裁の解釈を取り消し、「フィルター」とは、「気泡などの物質を遮断し分離する、液体を通す開口部を含む装置」というSSIの提案する解釈を採用しました。この解釈の変更により、地裁における非侵害の認定を取り消し、CAFCの用語の解釈に沿った判断を行うために地裁に差し戻しされました。

実務のポイント

連邦巡回控訴裁判所の判決は、明細書が特定のクレーム文言を制限していると認定される場合のガイドラインに影響を与えるものです。トランスデューサー特許では、出願人の補正は、明細書に開示された特定の実施形態を読み取るためのものであることが明らかでした。逆に、フィルター特許では、審査履歴やその他の内在的証拠にかかわらず、クレームを特定の実施形態に基づいて読み取るべきであることを示唆する十分な証拠がありませんでした。

参考記事:Prosecution History and Specification Rule in Claim Construction

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