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クレーム解釈は「文脈」を示す内在的証拠が重要

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は主張される用語の意味を決定する際には、内在的証拠が外的証拠よりも重要であると述べています。内在的証拠はクレーム文言や明細書はもちろん審査履歴も含まれ、審査の際の発言も含まれます。今回の訴訟では、地裁は「コンピューター読み取り可能記録媒体」の解釈に外的証拠を用い、信号や波を含めることができると解釈しました。しかし、CAFCはそれは誤りであり、明細書がすでに用語を定義していると結論づけ、外的証拠を拒否し、代わりに内在的証拠を使用して用語の意味を定義しました。

判例:Sequoia Technology, LLC v. Dell, Inc. et al., Case Nos. 21-2263; -2264; -2265; -2266 (Fed. Cir. Apr. 12, 2023) (Stoll, Lourie, Dyk, JJ.)

クレーム用語の解釈は特許侵害を大きく左右することがある

Sequoia Technologyは、仮想ディスクドライブを構成するために複数の物理ディスクドライブに同じデータを保存するデータ保存方法に関する特許を所有しています。Sequoiaは、Red Hatが販売する製品をベースとする複数の企業に対して、この特許を主張しました。訴訟中、当事者は「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」、「ディスクパーティション」、「論理ボリューム」という用語の解釈について争いました。そして後者の2つの請求項解釈の問題に関連して、当事者は「使用されているか使用されていないか(used or not used)」という用語を「エクステント割り当てテーブル」におけるエクステントの使用状況という文脈で解釈しました。

連邦地裁は、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」に一過性の媒体(すなわち、信号や波)を含むというRed Hatの解釈を採用しました。連邦地裁は、明細書に一過性の媒体を除外する明確な文言はなく、「特に Sequoia の専門家から実質的な反論がないことを考えると」、Red Hat の外在的証拠(extrinsic evidence)には説得力があると判断しました。ディスクパーティション」と「論理ボリューム」について、連邦地裁はRed Hatに同意し、「ディスクパーティション」を「論理ボリュームの最小単位であるディスクのセクション」、「論理ボリューム」を「ディスクパーティション単位でサイズが変更される、複数のディスクパーティションの拡張可能な結合」と解釈しました。これらの解釈は、論理ボリュームがエクステントのようなディスクパーティションの一部ではなく、ディスクパーティション全体によって構成されていることを要求しています。また、連邦地裁は、「ディスクパーティション内の各エクステントが使用されているか使用されていないかを示すためのエクステント割り当てテーブル」という制限の中の「使用されているか使用されていないか」というフレーズを解釈し、「使用されているか使用されていないか」はエクステントが「情報を格納しているかいないか」を意味するというレッドハットの解釈を採用しました。

クレーム解釈の後、当事者は、連邦地裁の「論理ボリューム」および「ディスクパーティション」のクレーム解釈の下では、被告製品は主張するクレームを侵害しないことを合意しました。また、当事者は、連邦地裁の「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」の解釈に基づき、一部のクレームは、一過性の媒体を含むものとして35 U.S.C. § 101の下で主題不適格(subject matter ineligible)であると合意しました。その後、Sequoiaは控訴。

審査履歴やクレーム、明細書を含む内在的証拠を重視し「文脈」を理解した上でクレーム解釈を行うべき

この控訴で、CAFCは、連邦地裁が 「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」の解釈に誤りがあったと結論付けました。

裁判所は、クレームの文言から始め、クレームが単に「コンピュータ読み取り可能な媒体」ではなく、「命令を記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」を規定していることに言及しました。当裁判所は、通常の熟練技術者であれば、一過性の信号は、命令を記憶するのに十分な時間持続しないため、クレームされた発明とは相容れないと理解するであろうと推論ました。

明細書に目を向けると、裁判所は、明細書はコンピュータ読み取り可能な媒体を記述するためにオープンエンドの「含む」言語を使用しているが、明細書の関連部分では、コンピュータ読み取り可能な媒体を「コンパクトディスク読み取り専用メモリ(CDROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フロッピーディスク、ハードディスク、光磁気ディスクを含む」と定義し、これらはすべて記憶媒体ハードウェアの非一過性の形式であると説明しました。

さらに、Red Hatが提案した過渡的な信号を含むという解釈は、ハードウェアストレージを定義し、あらゆる種類の信号について沈黙している請求項の文脈では意味をなさないと判断しました。むしろ、明細書では、本発明が「プログラムまたはデータ構造を保存する」手段を提供することが明確にされており、裁判所はこれは「一過性の信号とは両立しない」と判断しました。

これらの分析から、CAFCは、同裁判所の見解では、発明者が明細書において自らの辞書編纂者(lexicographers)としての役割を果たしたことを示すだけであるRed Hatが提出した外在的証拠を却下しました。CAFCは、専門家の証言を検討する際、「裁判所は、『特許の文書記録によって義務付けられたクレーム解釈と明らかに矛盾する』専門家の証言を割り引くべきである」というクレーム解釈の原則を繰り返しました。つまり、「クレーム解釈では文脈が重要である」ということです。

CAFCは次に、連邦地裁による「ディスクパーティション」と 「論理ボリューム」の解釈について言及しました。Sequoiaは、クレームが「ディスクパーティション全体」またはディスクパーティションのサイズや完全性を定義する他の同様の文言を記載していないと主張しました。しかし、裁判所は、クレームの文言から再度検討し、クレームにはディスクパーティションの「部分」または「一部」、あるいはディスクパーティションをディスクパーティション全体でないものと定義するその他の文言が記載されていないことに注目しました。そして、ディスクパーティションを「(論理)ボリューム構成単位」と定義している明細書に注目しました。Sequoiaは、ディスクパーティションの一部が論理ボリュームを構築するために使用されたとしても、メタデータを最小化することができると主張。しかし、裁判所は、Sequoiaの主張を、クレームされた発明の目的がどのように達成されたかについて特許で提供された唯一の説明である明細書の明示的な文言から「無縁」なものとして却下しました。

CAFCは、内在的証拠(intrinsic evidence)の評価を続け、出願人が論理的ボリューム最小構成単位としての「ディスクパーティション」の意味について陳述している審査履歴に注目しました。出願人は、先行技術が「ディスクドライブのサブセットを集めて論理ボリュームを形成する」という理由で2つの先行技術を区別し、さらに、本特許の論理ボリュームは「ディスクパーティションのレベルで」形成されると述べていました。CAFCは、先行技術の課題を克服するための発明の特徴を示すこれらの記述は明確であり、ディスクパーティションのサブ部分を論理ボリュームに組み立てることを認める解釈を合理的に支持することはできないと結論付けました。

最後に、CAFCは、クレーム制限「ディスクパーティション内の各エクステントが使用されているか使用されていないかを示すためのエクステント割り当てテーブル」の「使用されているか使用されていないか」という記述に注目しました。Sequoiaは、「エクステント」はディスクパーティションの一部であり、「使用されているか使用されていないか」は、命令を格納するコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、所定のエクステントが使用されるか使用されないかを意味すると解釈されるべきであるため、この限定はディスクパーティションの解釈(すなわち「ディスクパーティション」は全体および部分ディスクパーティションの両方を含む)を支持すると論じました。その一方、Red Hatは、「使用されているか使用されていないか」は論理ボリューム内の特定のエクステントがストレージとして使用されているかどうかを意味し、部分ディスクパーティションがデバイスに存在するかしないかではないと主張しました。

クレームの文言だけから、CAFC は両当事者の解釈を他方よりも支持するものを見つけることができませんでした。しかし、CAFCは、ディスクパーティションが「(論理)ボリューム構成単位」であるという明細書の明示的な定義に立ち返ることでこの問題を解決した。もし「使用される」が「論理ボリュームで使用される」を意味するならば、パーティション全体が論理ボリュームを構成し、エクステントが必ず使用されるため、請求項に記載されているエクステント割り当てテーブルは余計なものであると、CAFCは推論しました。また、CAFCはエクステントの「使用」がストレージ目的での使用を意味する発明者らの先行技術を検討しました。その結果、CAFCは、論文(特許請求の範囲外のシステムに関するもの)に依拠してエクステントの使用の意味を規定したのではないことを注意深く指摘しました。むしろ、発明者らの以前の出版物は、エクステントの「使用」がエクステントをストレージに利用することを意味し得ることを証明していることを明らかにしたと解釈しました。したがって、CAFCは連邦地裁の解釈は妥当であると結論づけました。

したがって、CAFCは、一部のクレームが35 U.S.C. § 101の下で不適格であるという連邦地裁の結論を覆したものの、連邦地裁の非侵害の認定を支持しました。

実務のポイント

特許出願のドラフトおよび実務において、特許実務家は、裁判所が考慮する証拠の階層を念頭に置くべきです。それは、クレーム文そのもの、明細書、審査履歴、そして最後に、内在的証拠と矛盾しない範囲での外在的証拠です。

参考記事:Context Is Key in Claim Construction

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