特許庁による審査においてクレーム用語の解釈が既存技術における意味と矛盾してはならない

Ex parte Johnsonにおいて、Patent Trial and Appeal Board(以下審査会)は、類似技術の他の特許で与えられている意味と矛盾するという理由で、審査官が行ったクレーム用語の解釈を却下しました。

問題になったクレームは、「布で覆われた起伏のある棒状のワイヤーフォーム」を含む人工心臓弁に関するものです。

控訴人の明細書は、用語「ワイヤフォーム」を、「本明細書の様々な人工弁において可撓性リーフレットを支持するための流れオリフィスの周囲を規定する連続的な形状に形成された細長い棒状構造」と定義していました。

US 5,928,281(「Huynh」)によって予想されるものとしてクレームを拒絶するにあたり、審査官は、便宜上Huynhの要素99に依拠しました。

審査官は、最も広範で合理的な解釈(broadest reasonable interpretation)を適用し、2020年に発行された辞書に依拠して、Huynhの要素99が「棒、杖、スタッフなどに似た形状の細長い構造」を有することから、棒状のワイヤフォームであると判断しました。 

控訴人は、Huynhの要素99は、「外周に交互に尖った部分と交差した部分を有する連続した形状に形成された起伏のある棒状のワイヤフォーム」ではなく、ステントアセンブリの布製の上端部を指していると主張し、審査官の解釈に異議を唱えました。

控訴人の主張は、Huynhが要素99を「(ステントの)上面99」と記載していることや、Huynhが「ワイヤー」または「ワイヤー状」の構造を指すために「ワイヤーフォーム」という用語を他の場所で使用していることからも、審査官の解釈が間違っていることを指摘。そして、控訴人の解釈は、2つの類似文献における「wireform」の記述が、曲げられた「wire」構造(2003年4月1日発行のUS 6,539,984 B2)や、曲げられ機械加工された、または成形された「wire-like」構造(2011年1月18日発行のUS 7,871,435 B2)を意味していることとも一致していました。 

このような控訴人の主張を審査会は受け入れ、審査官の解釈を不合理に広いものとして却下した上で、次のように述べています。

先行技術文献は、その業界で使われている特定の用語の意味を示している場合があります。そして、[先行技術文献は、争点となっている用語が当業者によってどのように使われているかを示すのに役立つことがあります。したがって、PTOによるクレーム用語の解釈は、類似技術の他の特許における同一用語の意味と矛盾するような広義のものであってはなりません。

今回の審査会の決定に大きく関連したのは、同時期の特許と、拒絶理由で引用された先行技術であり、これらはすべて控訴人の明細書における解釈と一致していました。 

Huynhには、クレームされた布で覆われた起伏のある棒状のワイヤーフォームがないため、審査会は102条における拒絶を取り消しました。 

要点 

明細書でクレーム用語が定義されていない、あるいは十分に定義されていない場合、審査官によるクレーム用語の解釈が不当に広い意味合いを持つことがあります。その際に、反証することは困難ですが、今回のように同時期の刊行物で貴重な反証を得ることもできます。

今回のケースのように、審査会は、3つの類似の出版物(先行するとされる文献を含む)におけるクレーム用語の一貫した使用法が、一般的な辞書の定義に基づく審査官の解釈に勝ると判断しました。これは、辞書が常に不利な証拠であると言っているのではなく、辞書には通常、複数の定義が含まれており、一般的な定義は、クレーム用語が関連技術でどのように使用されているかを正確に反映していない可能性があることを物語っています。 

参考文献:PTO’s Claim Construction Cannot be Inconsistent with the Art

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