再審査

CAFCが判決文を訂正：IPR禁反言は挑戦されたクレームにのみ適用される

03/06/2022

CAFCが判決文を訂正するのはめずらしいことで、私も初めて見ました。過去の判例とそぐわない判決や、関連法律との相互性が取れないような判例もあり、それらは「わずかな違い」に見えても将来の訴訟で大きな論点になることがあります。判例は今後の訴訟にも影響を与えるものなので、このように素早い訂正はうれしいことです。

オリジナル判例：California Institute of Technology v. Broadcom Limited, Appeal Nos. 2020-2222, 2021-1527 (Fed. Cir. Feb. 4, 2022)

正誤表（errata）：California Institute of Technology v. Broadcom Limited, Case No.20-2222; 21-1527 (Fed. Cir. Feb. 22, 2022)

IPRでおこる禁反言（estoppel）に関するCAFCの判決を訂正

米国連邦巡回控訴裁（CAFC）は、California Institute of Technology v. Broadcom Limited（Caltech）の判決文に正誤表（errata）を出し、35 USC § 315(e)に基づく当事者間審査（IPR）の禁反言（Estoppel）は未申告クレーム（unasserted claims）に適用しないことを明確にしました。

裁判所は、原意見において、禁反言は「IPRに記載されていないが、合理的に申立書に記載することができた全てのクレームと理由に適用される」と述べています。この記述の「クレーム」の部分は、最終書面決定の対象となった特許クレームにのみ適用される（すなわち、IPR手続の対象とならなかった特許クレームには適用されない）という315条（e）の範囲と矛盾しているように思われました。

なので、混乱をなくすため、CAFCは、「クレーム」という用語を削除することで意見を修正しました。また、CAFCは、その後のIPR禁反言判決（Intuitive Surgical, Inc. v. Ethicon LLC）においてもこの点を明確にしており、CAFCは、申立人が§315(e)(1)禁反言を避けるためにクレームごとに別々の申立をすることができると助言しています。

CAFCによるCaltech判決文の全変更は以下の通りです。