Alice Corp v. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct. 2347 (2014) により、35 U.S.C. § 101に基づく拒絶は、Alice判決前の年間1万件未満から、最高裁が判決を下した年（2014）には約3万5000件に急騰しました。2018年の10万件強をピークに、USPTOの2019年1月の特許主題適格性ガイダンス改訂版（2019 PEG）により、101条の拒絶件数は安定化し、最終的には2021年に2万件強まで低下しました。この数は今後も減少する可能性があり、2022年の101条拒絶のデータはまだわかりませんが、一つ確かなことは、アリス後の101条による拒絶の数は、アリス以前に行われた101条による拒絶を依然として年間少なくとも1万件大きく上回っていることです。図1（juristat.comを使用して収集したデータ）に示すように、2014年以降に行われた101条拒絶の大部分はまだアリス拒絶であり、この数はさらに減少する余地があるのです。
101条に基づく2万件のアリス拒絶の全てが、司法上の例外（すなわち、自然法則、自然現象、抽象的アイデア）を単に記述し主張する出願でなされたと仮定すれば、年間なされるアリス拒絶の数を減らす希望はまだあります。しかし、アリス拒絶に対応し、クレームを深く狭める補正や禁反言を誘発する議論をする必要性を最小限にするため、（あるいは、いくら補正や議論をしても出願自体が許可されないような状態を避けるため）には、出願書類の作成中に慎重な計画が必要です。
USPTOのガイダンスはとても有益
2019年PEG、特に2019年10月のPEGアップデート（October 2019 PEG Update）などの主題適格性に関するUSPTOのガイダンスは、クレームを大幅に修正することなくアリス拒絶を回避及び／又は克服できる出願を書くための有効なガイドとなり得ます。例えば、2019年PEGは、特許適格性クレーム分析のステップ2Aを2つのプロングに修正しました。第1項-クレームは司法上の例外を記載しているか？プロング2-クレームは、司法上の例外を実用化に統合する追加要素を記載しているか？第一プロングの答えが「ノー」である場合、あるいは両プロングの答えが「イエス」である場合、そのクレームは抽象的なアイデアに関するものではなく、101条に基づく特許適格性があるとみなされます。これで終わりです。したがって、ステップ2Aのプロング1及び2にそれぞれ「YES」で答えることにより、読者（すなわち、特許審査官）をステップバイステップでクレームが特許適格であるという結論に導く出願書類を作成することは、努力に値すると言えるでしょう。
なぜ、ステップ2Aのプロング1及び2に対する「YES」の回答にこだわるのか？逸話によると、特許審査官が一旦アリス拒絶を行うと、クレームが裁判上の例外を記載していないこと（すなわち、ステップ2Aのプロング1に「No」と答えられること）について審査官を説得することは非常に難しく、すなわち、ほぼ不可能です。したがって、プロング1および2の両方について「イエス」を得ることに焦点を当てる方が、より簡単かつ効果的である場合がある。その1つの方法は、クレームが触れている抽象的なアイデアを実用的なアプリケーションに統合していることを証明するために、発明によって達成された技術的改良に焦点を当てることです。
技術について
2019年10月のPEG Updateでは、実用化への統合は、「コンピュータの機能の改善、または他の技術または技術分野の改善」によって示すことができると記載されています。論理的には、請求項に定義された発明によって改善された技術または技術分野を特定することが含まれます。一見、些細なステップに見えますが、アリスの拒絶理由では、クレームは「一般的な」コンピュータ要素を記載しているため、技術的な改良を反映していないと主張されることが多いです。この主張には、改良された技術が「コンピュータ技術」であるという見解が含まれています。2019年10月のPEG Updateで明示されている技術はコンピュータ技術（「コンピュータの機能の改善」）だけなので、これはある程度理にかなっています。残りの技術は、やや曖昧な 「別の技術または技術分野」にまとめられています。したがって、出願とその請求項が関連する技術または技術分野を明示的に定義しておらず、発明がソフトウェアまたはコンピュータを含む場合、特許審査官がその技術をデフォルトで「コンピュータ技術」と見なす可能性は十分にあります。
したがって、コンピュータやソフトウェアに関連する技術であろうとなかろうと、出願の明細書に技術または技術分野を明示するのがよい方法です。これは、明細書の「発明の分野」のセクションによく含まれる、単純な1文の技術宣言以上のものです。このような文章は、通常、かなり広範に述べられており、明細書および/またはクレームに記載された発明と、通常、あまり関連性がありません。その代わり、技術の特定には、技術の説明、開示された発明がその技術の中でどのように位置づけられるか、技術のサブカテゴリ（例えば、技術が無線通信の場合、サブカテゴリはセルラー通信、WiFi通信、Bluetooth通信など）が含まれるべきである。その目的は、（1）通常の技術者がその技術を特定できるような技術の説明を行い、（2）発明に対する文脈を示すことによって特許適格性に関する物語を確立し始めることです。もちろん、出願人の中には、一文以上の技術説明を加えることに抵抗を感じる人もいるかもしれません。しかし、もし特許審査官がその技術を誤って認識したり、クレームに反映された発明が達成した改良の重要性を十分に理解していなかったりすると、結果的にアリス拒絶が残り、克服するために何度も補正や弁論が必要になるかもしれません（拒絶を克服できるとしても）。これは、明細書に1、2段落追加して技術をより明確に記述し、クレームされた発明に文脈を持たせるよりも不利になる可能性があります。少なくとも、そうすることで、出願人は、説明をコントロールし、潜在的なアリスの問題や拒絶に対して先手を打つ機会を得ることができます。
改善について
技術または技術分野が特定され、説明されると、次のステップは、改善と開示された発明がどのように改善を達成するのかを説明することです。2019年10月のPEGアップデートは、改良を明示的に記述することを出願に要求していませんが、そうすることで、技術または技術分野の特定と記述で始まった特許適格性に関する説明の構築に役立ちます。2019年10月のPEGアップデートは、技術の改良を記述するためのガイダンスを提供しています。例えば、2019年10月のPEGアップデートは、重要な最初の調査として、「明細書…は、当技術分野の通常の知識を有する者がクレームされた発明を改善を提供すると認識するような十分な詳細を提供するかどうか 」とみなしています。ここで朗報です。技術または技術分野の特定と記述は、改良の確実な記述のための基礎を築くものです。さらに良いニュースとしては、ほとんどの出願が、少なくとも35 U.S.C. 112を満たすのに十分なほど、発明を詳細に説明していることです。したがって、必要なのは、発明の特徴が、個々に、および／または、集合的に、どのように技術または技術分野の改良をもたらすかを説明することだけである場合があります。
そのため、出願の明細書の冒頭または末尾に、改良点について説明する段落を追加したくなるかもしれません。しかし、このアプローチでは、発明の特徴が記載された改善と明確に関連付けられるよう、注意を払う必要があります。2019年10月のPEGアップデートは、「結論ありきの方法（当業者に明らかであるために必要な詳細を伴わない改良の裸の主張）」で改良を述べることは十分でないことを明確にしています。発明の特徴が改良の説明から切り離されていればいるほど、司法上の例外と実用化を適切に結びつけているとみなされる可能性は低くなります。例えば、改良に対する発明の各特徴の重要性および／または寄与を説明する、あるいは、どのように特徴が集合して改良をもたらすかを説明する、あるいはその両方を行うことにより、改良の説明を発明の説明に織り込む方がよい場合があります。この点では、ユースケースも有用であり、発明の説明（クレームドラフティングの柔軟性にとって重要）と、発明がどのように技術的改善をもたらすかの説明を分離する役割を果たす場合があります。
しかし、発明の詳細な説明やユースケースに技術的改良の説明を織り込むことには、リスクが伴うことに留意することが重要です。多くの出願人は、ある発明的特徴を他の発明的特徴よりも高く評価しないことを好みますが、それは、その発明的特徴が重要かつ不可欠とみなされたり、あるいは、何らかの方法で特許請求の範囲を狭めるために利用される可能性があることを恐れているからです。発明の特徴がどのように技術的改善を達成したかの説明を追加することは、まさにそのようなことになりかねません。しかし、狭義の補正や禁反言の主張の必要性から、いずれにせよ非常に狭いクレームとなる可能性があります。もちろん、これはケースバイケースですが、発明の特徴を技術的改善に明示的に結びつけることのリスクは、101条に基づく特許適格性の説明、特にコンピュータ実装発明やソフトウェアベースの発明について、審査中に必要なクレーム補正や議論の量を制限する役割を果たすという利点によって、なおも上回ると思われます。
特許請求の範囲
技術、発明、技術的改良に関する記述は、特許請求の範囲に適した説明となる。この物語性を維持するため、クレームは、明細書から直接、技術及び技術的改良の記述に関連する用語で起草されるべきです。クレームは、出願の明細書よりも広範な表現で作成することができ、またそうすべきであるが、明細書の用語をクレームに組み込むことで、読者がクレームと技術的改良を関連付ける可能性が高くなります。その目的は、読者が自分自身で関連付けを行うことに頼るのではなく、読者のために点と点を結ぶことである。良いアプローチは、前文で技術を説明し、請求項の本文で改善に直接つながる発明の特徴を説明し、従属請求項ではこれらの特徴を拡大することです。もちろん、どの程度クレームを広くするか狭くするかは、技術の種類、出願人の出願目標、および、出願がAlice拒絶を受ける可能性についての率直な評価など、多くの要因に依存します。しかし、ここで説明したドラフティング戦略は、101条に基づく特許適格性への道筋をクレームにつけることになります。
最終的な考察
出願の明細書において、技術、技術的改良、発明がどのように技術的改良を達成したかを明示し、この3つを結びつけることが重要です。そうでなければ、読者は、出願人が意図した方法でこれらの点を結びつけられないかもしれません。また、同じ理由で、クレーム文と明細書に記載された技術および技術的改良を結びつけることも重要です。この方法により、出願人は、潜在的なアリス101条問題に積極的に対処することができ、審査中になされたアリス拒絶に反応して、深く狭める補正を行ったり、禁反言を誘発する議論を何ページも提示する必要性を減らすことができます。
特に、出願の主題がソフトウェア関連の場合、101条に基づくアリス拒絶から出願を完全に保護することは、おそらく不可能です。しかし、ある程度の計画と2019年PEGおよび2019年10月PEGアップデートからのガイダンスがあれば、アリス拒絶を受けるリスクを軽減し、アリス拒絶を受けた場合にそれを克服するあらゆる機会を出願人に提供する出願を作成することは可能です。
参考文献：Still Receiving Alice Rejections? Time to Revisit USPTO Guidance
