IPR申立人がすべての実質的利益当事者を申立書に明記する責任を負う

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Worlds, Inc. v. Bungie, Inc.において、CAFCは、特許権者がすべての実質的利益当事者(real parties in interest (“RPIs”))が含まれていないというある程度の証拠を提示した場合、IPR申立人がすべてのを申立書に明記する責任を負うとしました。

IPRを成功に導くための What, Why, and How

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IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性(Obviousness)に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か?という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” (TSM) testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。

IPR/PGR情報:クレーム補正が認められやすくなってきた

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通常、 PTAB における IPR や PGR の手続きにおいて、クレーム補正をするのは困難でした。しかし、最近の統計データから、今年の2月ごろから、 PTAB におけるクレーム補正が認められやすくなったことがわかりました。 まだ、明確な変化を断言できるだけの時間は経っていませんが、特許権者としては、IPR/PGRにおけるクレーム補正を戦略を立てる際に考慮するべきです。

PTABが6年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に

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米国特許庁は、2018年8月13日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは2012年にAIAに伴い作成され、6年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。

重複する先行例文献ではIPR始まらない

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PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

PTABがCAFCに上訴中のケースに関わるIPRを却下

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PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。

1つの特許に対して複数のIPRを行う際のestoppelリスク

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IPR は訴訟に比べて安価にすばやく特許の再審査ができ、特許を無効にするために有効なツールの一つですが、同じ特許に対して複数の IPR 手続きを行う場合、2つ目以降の手続きに関して estoppel が適用され、重複するクレームが審議されなかったり、特定の主張が考慮されない場合があります。