IPRの申し立てはクレームと主張を吟味すべき

SAS判決以来、PTABはIPRのinstitutionを判断する際に裁量権を主張するようになりました。PTABにおけるInstitutionの判断は恒久的でなく、控訴できないので、IPRの申し立ての際は、チャレンジするクレームと主張を十分検討する必要があります。

特許クレームのPreambleに関するアドバイス

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アメリカの特許法において、特許クレームのPreambleはクレームに一定レベルの意味を与えない限り(gives life, meaning, and vitality to the claim)、原則クレームを限定するものではありません。今回はこのPreambleが問題になった案件を参考にこの考えがどのように適用されるかを見ていきます。

AIA Trialで新たなクレーム補正が始まる

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2019年3月15日以降にinstituteされたAIA trials (つまり、IPRやCBMなど)には新しい補正手続き(motion to amend (“MTA”) )が使えるようになりました。

SAS判決後のIPR戦略

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最高裁によるSAS判決については大きく取り上げてきましたが、今回の判例は、IPR申立人にとっていかに強い主張を選択するかという戦略面の重要さを物語っています。

IPRを成功に導くための What, Why, and How

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IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性(Obviousness)に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か?という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” (TSM) testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。

IPR/PGR情報:クレーム補正が認められやすくなってきた

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通常、 PTAB における IPR や PGR の手続きにおいて、クレーム補正をするのは困難でした。しかし、最近の統計データから、今年の2月ごろから、 PTAB におけるクレーム補正が認められやすくなったことがわかりました。 まだ、明確な変化を断言できるだけの時間は経っていませんが、特許権者としては、IPR/PGRにおけるクレーム補正を戦略を立てる際に考慮するべきです。

PTABが6年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に

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米国特許庁は、2018年8月13日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは2012年にAIAに伴い作成され、6年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。

重複する先行例文献ではIPR始まらない

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PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。