PTABがinstitutionに関する3つの判決を特定

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最高裁のSAS判決後、PTABはIPRのpartial institutionができなくなりましたが、その代わりとなる裁量によるinstitutionの判断を多く取り入れるようになりました。今回はその流れから、新たにPTABは以下のinstitutionに関する2つの判決を判例扱い(precedential)し、1つを有益なもの(informative)として指定しました。

判例から見るIPRを申し出る際に気をつけたい点

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2019年5月、PTABはIPRのInstitutionに関する2つの判決を判例として定めました。このことにより、特定の状況下ではIPRのInstitutionが却下される可能性があるので、注意が必要です。今回の判例から気をつけたいポイントは以下の通りです。

重複する先行例文献ではIPR始まらない

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PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

最高裁SAS判決:地裁における早期一時停止の事例

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2018年4月24日に下ったSAS判決の影響がすでに地裁の訴訟案件で出てきています。SAS判決により、地裁は IPR におけるInstitutionの決定がなされる前に、地裁における特許訴訟の一時停止(Stay)を認めることが多くなることが予想されます。また、今後は IPR 手続きの早い時点、Institutionの判断が行われる前から一時停止が認められやすくなります。