PGR estoppelの範囲は「書かれている通り」

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PGRはほとんど活用されていないですが、PGRでもIPRでも訴訟と平行して行われている場合、Estoppelの問題を考慮しないといけません。今回は、PGRにおけるEstoppelについて始めて言及した判決を紹介します。

SAS判決で大きく変わるIPR Estoppelの適用範囲

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SAS判決が下された2018年4月の時点でIPRや上訴が保留中だった際、一部のクレームや主張がIPRで考慮されず、その点について上訴が行われなかった場合、考慮されなかったクレームや主張に対しても地裁でEstoppelが適用される可能性があります。

重複する先行例文献ではIPR始まらない

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PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

1つの特許に対して複数のIPRを行う際のestoppelリスク

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IPR は訴訟に比べて安価にすばやく特許の再審査ができ、特許を無効にするために有効なツールの一つですが、同じ特許に対して複数の IPR 手続きを行う場合、2つ目以降の手続きに関して estoppel が適用され、重複するクレームが審議されなかったり、特定の主張が考慮されない場合があります。

最高裁SAS Institute判決後のIPRとEstoppelの問題

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2018年4月24日、米国最高裁は、もし特許庁が当事者間レビュー( IPR )手続きを開始するのであれば、申立人が提示したすべてのクレームの特許性に関して最終的な判断を行わなければいけないとしました。 この判決から数日後 […]