IPRの申し立てはクレームと主張を吟味すべき

SAS判決以来、PTABはIPRのinstitutionを判断する際に裁量権を主張するようになりました。PTABにおけるInstitutionの判断は恒久的でなく、控訴できないので、IPRの申し立ての際は、チャレンジするクレームと主張を十分検討する必要があります。

PTABが裁量権を使ったケースマネージメントを始めた?

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最高裁のSAS判決後、PTABはIPRのPartial institutionができなくなり、すべてのクレームについてIPRを開始するか否かの2択しか選べなくなってしまいました。しかし、同じ特許を対象としたIPRが複数ファイルされた場合、PTABは最も重要なIPRのみに対してIPRを開始することもあります。

重複する先行例文献ではIPR始まらない

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PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。

IPRは一発勝負

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Alcatel-Lucent USA Inc. v. Oyster Optics, LLCにおいて、 PTAB は、35 USC § 314(a)による裁量権を考慮し、 IPR 手続きを却下しました。その理由として、 (1) 申立人は同じような理由の IPR 申し立てを以前行っていた、(2) 2回目の申し立ての提出までの遅れの説明ができていなかった、 (3) 2回目の申し立てに含まれていた先行例の存在を1回目に申し立ての際に知っていたという3点を示しました。

PTABがCAFCに上訴中のケースに関わるIPRを却下

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PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。