特許クレームのPreambleに関するアドバイス

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アメリカの特許法において、特許クレームのPreambleはクレームに一定レベルの意味を与えない限り(gives life, meaning, and vitality to the claim)、原則クレームを限定するものではありません。今回はこのPreambleが問題になった案件を参考にこの考えがどのように適用されるかを見ていきます。

使えるJDAガイドライン

顧客のニーズが多様していく中、社内のリソースだけでは魅力的な商品やサービスが作れなくなってきています。そこで、他社とコラボレーションとなる訳ですが、その際はNDAやJDAなどの契約も重要になってきます。そこで、今回はとてもいいガイドラインを見つけたので紹介します。

特許適格性フローチャート

2019年1月7日にUSPTOから発行された2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (“Guidance”)を参考に、いくつかの特許事務所が独自の特許適格性に関するフローチャートを作成して公開しています。今回はその中から3つ紹介します。

特許庁が特許適格性に関する新たなガイドラインを発表

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このガイドラインでは、抽象概念を定義して審査基準の透明性を向上する試みがおこなわれています。うまくUSPTOの審査に適用されれば、このガイドラインにより特許適格性(subject-matter eligibility)に関する拒絶が減少することを期待できます。

特許適格性に対するUSPTOと議会における取り組み

2019年は特許法101に明記されている特許適格性(patent eligibility)に関して大きな進展がありそうです。Alice判決以降、特許適格性はSoftware特許に対する大きなハードルになっています。そのことを受け、2019年に向け議会やUSPTOでも様々な取り組みがおこなわれています。

意図しない公開を避けるためのヒント(どのようなものが「公開」なのか?)

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一般公開は特許の権利化を妨げる大きな要因の1つです。一般公開のリスクをなくすには、特許出願の前にクレームされる発明に関する内容を第三者と話さなければいいのですが、そのような方法は現実的でない場合も多くあります。どのようなものが「公開」として扱われるのか、裁判所が一般公開を審議する際にどのような点に注目するのかを知れば、必然と出願前の発明をどのように扱えばいいのか見えてきます。

IPRを成功に導くための What, Why, and How

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IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性(Obviousness)に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か?という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” (TSM) testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。