意図しない公開を避けるためのヒント(どのようなものが「公開」なのか?)

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一般公開は特許の権利化を妨げる大きな要因の1つです。一般公開のリスクをなくすには、特許出願の前にクレームされる発明に関する内容を第三者と話さなければいいのですが、そのような方法は現実的でない場合も多くあります。どのようなものが「公開」として扱われるのか、裁判所が一般公開を審議する際にどのような点に注目するのかを知れば、必然と出願前の発明をどのように扱えばいいのか見えてきます。

IPRを成功に導くための What, Why, and How

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IPRは特許クレームを無効にするために広く使われている手続きです。また、IPRで特許クレームを無効にする理由のほとんどが自明性(Obviousness)に関するものです。自明性は主観的なコンセプトで、先行例文献を合わせることで、発明が自明か?という問題は、長い間議論されている問題です。実に、特許の長い歴史の中で、“teaching,” “suggestion,” or “motivation” (TSM) testや最高裁のKSR判決における“Obvious to try” など様々な考察点があります。

PTABが6年ぶりにガイドラインを更新、特許権者有利に

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米国特許庁は、2018年8月13日にTrial Practice Guideを更新しました。このガイドラインは2012年にAIAに伴い作成され、6年たった今年、初めて更新されました。この更新による実務上の変更は大きく、変更は全体的に特許権者に有利なものになりました。このような特許権者に有利な変更が今後どのようにIPR等の結果に影響してくるのか今後も継続してモニターする必要があります。

PTABによるクレーム補正のガイドライン

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Western Digital Corp v. SPEX Techにおいて、 PTAB は IPR 手続きにおけるクレーム補正のガイドラインを示しました。IPR2018-00082, Paper 13 (PTAB Apr. 25, 2018). このWestern Digital事件は、CAFC en banc による判例Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017)に関連していて、 IPR 手続きにおけるクレーム補正に関して重要なケースになります。

Berkheimer判決における特許適格性ガイドライン

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Berkheimer判決後の特許庁による特許適格性ガイドラインを受け、出願人はいままでよりも比較的簡単によく理解されている、ルーチン化されている、通常の活動(well-understood, routine and conventional activity)に対する反論ができるようになりました。この変更により、今後の35 USC Section 101による拒絶の減少とともに、理由が明確な35 USC Section 101による拒絶が増えてくると思われます。